Il contratto di licensing fa riferimento alla concessione in licenza di un’invenzione. Il titolare dell’opera creativa e innovativa concede ad un altro soggetto lo sfruttamento economico della sua creazione, a determinate condizioni.
Il contratto di licensing è quindi uno strumento che consente lo sfruttamento economico dei titoli di proprietà intellettuale.
Le opere a cui si fa riferimento sono marchi registrati, brevetti, know-how.
L’obiettivo del contratto è che entrambe le parti ne traggano vantaggi. Normalmente i vantaggi per il creatore dell’opera sono legati al marketing: grazie alla concessione in uso il suo prodotto viene conosciuto. I vantaggi per chi utilizza l’opera saranno legati invece all’aumento dei profitti.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
Contratto di licensing: quali sono le caratteristiche?
Oggetto del contratto
L’accordo di licenza può riguardare qualsiasi opera di carattere creativo dotata di originalità. Si fa quindi riferimento a tutte quelle creazioni che sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore o dal codice di proprietà industriale.
Per quanto riguarda il contratto di licensing del brevetto ad esempio, il codice di proprietà industriale stabilisce:
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili
Quindi non si può trasferire la paternità dell’opera, ma i diritti patrimoniali possono essere ceduti provvisoriamente o definitivamente.
Normalmente, se ci limitiamo a considerate l’ambito del marketing digitale, questo tipo di contratto è utilizzato dai grafici per permettere l’utilizzo delle loro immagini, dai fotografi e da videomaker. Ma la concessione d’uso può essere riferita anche ad un marchio registrato, a un logo. Ma se andiamo a considerare il diritto industriale nella sua globalità, anche il know-how di un processo lavorativo può essere concesso in uso.È comunque un tipo di accordo estremamente modulabile in funzione delle esigenze delle parti, dette licenziante e licenziatario. Spesso infatti si ricorre a questo accordo come strumento commerciale per raggiungere obiettivi di crescita.
Tipologia di negozio giuridico
Il contratto di licenza non è espressamente previsto dall’ordinamento, quindi rientra nella fattispecie del negozio atipico.
Come tale può essere:
- a titolo oneroso o a titolo gratuito;
- concedere l’esclusiva di utilizzo oppure no. Ci sono 3 tipi di licenze:
- esclusiva: solo il licenziatario può sfruttare economicamente l’opera;
- non esclusiva: il licenziante può stipulare altri contratti di licensing;
- unica: licenziante e licenziatario possono sfruttare economicamente l’opera.
Se sul contratto non è scritto nulla la licenza non è esclusiva;
- riguardare tutti i prodotti legati al marchio o solo una parte definita nel contratto;
- sublicenze: devono essere approvate dal licenziante ed essere contrattualizzate.
Tuttavia in base al codice di proprietà industriale, il contratto deve essere scritto e trascritto all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Corrispettivo
La determinazione del corrispettivo è una delle parti più complesse nell’ambito degli accordi di licenza. Con il passare del tempo si sono definite alcune tipologie:
- royalties: è la formula più conosciuta. L’accordo prevede che al proprietario dell’opera intellettuale venga riconosciuta una percentuale sugli utili che derivano dallo sfruttamento economico dell’opera stessa
- down payment: pagamento anticipato, normalmente abbinato alle loyalties
- lump sum: si decide per il pagamento unitario ed una tantum, a prescindere dai profitti che trarrà il licenziatario dallo sfruttamento dell’opeta
- paid up: il corrispettivo copre fino ad una certa capacità produttiva, poi ci sarà una variabile che può essere calcolata come royalty.
Questi sono criteri di pagamento che possono essere abbinati, basta chiarire sul contratto modalità e tempistiche.
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Contratto di licensing da non confondere con la cessione d’opera o con il contratto di franchising:
Queste tre tipologie di contratto si assomigliano molto, tutte hanno ad oggetto un’opera coperta dal diritto d’autore. Facciamo quindi chiarezza sul loro siginificato:
Cessione dell’opera:
La proprietà intellettuale si compone di due diritti: quello patrimoniale e quello di paternità. Con il contratto di cessione dell’opera si perde per sempre il diritto patrimoniale. La cessione dell’opera si realizza ad esempio con il contratto di sviluppo software.
Contratto di franchising:
Questo tipo di contratto differisce dal contratto di licensing perché viene concesso in uso non soltanto l’utilizzo di un marchio registrato, ma anche il know-how di un processo lavorativo. Spesso si concedono in uso anche le attrezzature, pur di far sì che sia riconoscibile l’affiliazione.
Ma quello che caratterizza il contratto di franchising è che ci sono degli obblighi a carico dell’affiliato per quanto riguarda i metodi di lavoro. Se poi si tratta di aprire uno store, spesso il licenziante vincola anche sulla scelta della zona in cui aprire, perché caratteristica del franchising è il target di utenti a cui si rivolge e che non deve essere modificato.
Contratto di licensing:
In questo caso il diritto patrimoniale dell’oggetto del contratto rimane in capo al titolare del diritto di proprietà intellettuale, detto licenziante, ma con l’accordo viene ceduta al licenziatario la disponibilità all’uso per sfruttamento economico per un determinato periodo, e in un territorio specifico, dietro corrispettivo economico.
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Modello di contratto di licensing: ha senso redigerlo?
Partiamo dal presupposto che ogni contratto di licensing è a se. Anche per un singolo licenziante gli accordi con più licenziatari cambiano in funzione di quello che vuole ottenere da ciascuno, dando in concessione d’uso la propria opera.
Molti contratti di licensing sono visibili su Google, e attraverso una ricerca si possono trovare anche dei fac-simile da scaricare.
Tuttavia se non hai competenze legali specialistiche non sarai in grado di capire se quei contratti faranno davvero al caso tuo.
Un modello di contratto di licensing serve a definire le clausole che non possono mancare affinché l’accordo sia a norma di legge e tuteli le parti, senza lasciare spazio a interpretazioni soggettive.
Gli elementi del contratto di licensing: check-list
Ogni contratto di licensing è diverso dagli altri ma alcuni elementi non possono mancare per renderlo un buon contratto:
- i dati dell’azienda licenziataria;
- i servizi offerti nel dettaglio comprensivi della durata di ciascuno di essi;
- i limiti merceologici per l’utilizzo dell’opera realizzata: infatti non è detto che si cedano tutti i diritti inerenti all’opera. Oppure si possono limitare i servizi o prodotti coperti da licenza. In entrambi i casi i limiti devono essere identificati e contrattualizzati in maniera precisa;
- l’ammontare, modalità, e termini di pagamento del corrispettivo a carico del licenziatario, in base ai criteri visti;
- l’eventuale diritto di recesso a favore di licenziante e licenziatario;
- i limiti territoriali del contratto;
- la previsione di limiti temporali all’uso dell’opera oggetto del contratto;
- il licenziante può richiedere che vengano rispettati degli standard qualitativi nella diffusione del prodotto. A questo scopo può chiedere la supervisione del materiale prima della diffusione;
- i mezzi di comunicazione ufficiali per lo scambio di informazioni con il cliente: bisogna prevedere che le informazioni siano date con comunicazione scritta, privilegiando l’email per poter tener traccia dell’evolversi dell’accordo
- eventuali penali in caso di violazione degli accordi;
- la risoluzione del contratto se il licenziatario è inadempiente nel pagamento del corrispettivo;
- l’obbligo di riservatezza per le info di cui si viene a conoscenza nel corso del rapporto;
- eventuali esoneri di responsabilità per l’oggetto del contratto;
- l’informativa per il Gdpr, visto che per entrambe le parti ci sarà uno scambio di dati;
- il foro eletto per le controversie legali;
- l’approvazione di ognuna delle clausole vessatorie.
Come avere un contratto di licensing per tutelare il tuo business?
Spesso il licenziante accetta di concedere l’uso della sua opera perché non ha abbastanza risorse economiche per metterla sul mercato.
Poter cedere in uso la propria opera senza dover perdere i diritti patrimoniali su di essa è sicuramente un vantaggio, ma c’è anche un rischio. Se il titolare dell’opera non si tutela attraverso un contratto rischia di vanificare il suo lavoro di creazione dell’opera.
È quindi opportuno rivolgersi ad un legale specializzato sulla materia dei marchi, del diritto d’autore e del marketing digitale che sia in grado di capire le esigenze del professionista, e di prevenire la possibilità di controversie.
Alessandro Vercellotti
Avvocato del Digitale, founder partner dello studio Legal for Digital, eletto studio dell'anno 2022 Sole 24 Ore, speaker nei maggiori eventi del digitale d’Italia, eletto Digital Leader Forbes, formatore aziendale, docente, autore per Flaccovio Editore, co-founder del Social Warning Movimento Etico per l’educazione digitale.
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