⚖️ Crea un marchio forte e tutela un marchio debole con una buona strategia legale

Un marchio registrato è un segno identificativo fondamentale per un’azienda la cui attività voglia essere riconosciuta entro i confini nazionali, europei o addirittura internazionali. Svolge un ruolo insostituibile nella vita della società giacché collabora a renderla nota agli occhi del pubblico di acquirenti e a distinguerla dal mare dei competitor che, nello stesso settore, vendono prodotti o servizi simili. Per questo, procedere alla registrazione del marchio è un passaggio ineliminabile: si fornisce una tutela giuridica non indifferente. È chiaro che, a seconda dell’intensità giuridica di tale tutela, si distingue tra marchio debole e marchio forte.

Il concetto non è legato alla percezione che il consumatore ha del marchio, anche se poi c’è un legame indiretto. In generale, infatti, il marchio debole è il naming che concettualmente si avvicina molto al prodotto a cui è associato. Invece, il marchio forte è normalmente un nome di fantasia che, grazie alla comunicazione promozionale che si sviluppa attorno a quel naming, rimane molto impresso al consumatore.

La definizione di marchio debole e marchio forte

Non esiste una definizione legislativa di marchio debole e marchio forte. Il significato dei due termini può essere ricavato dalle definizioni che ne dà la giurisprudenza. 

Intanto ricordiamo che un marchio è un segno grafico di qualunque genere: parola, disegno, simbolo, che sia idoneo a rappresentare un’azienda, oppure il prodotto/servizio di un’azienda. Nella mente del consumatore il marchio si identifica con il brand. La prima grande distinzione è fra marchio registrato e marchio di fatto. Il marchio per essere registrato deve avere dei requisiti, in particolare deve:

• avere carattere distintivo;
• essere originale;
• essere una novità.

Ci sono delle parole che non possono essere registrate, in particolare le parole di uso comune. Questo perché registrare questi termini significa impedire ad altri di poterle utilizzare per promuovere i brand di settori affini. Non possono essere registrati neppure quei termini che danno una mera descrizione del prodotto, come ad esempio la parola monopattino oppure il termine soft drink. 

Tuttavia, ci sono aziende che registrano un termine anche se di uso comune, quindi con ridotta originalità e capacità distintiva, pur sapendo che non potranno impedire ad altri di utilizzare gli stessi termini. Questi sono i casi di marchio debole. 

La forza di un marchio è strettamente legata alla sua capacità distintiva. 

Cosa significa registrare un marchio debole: la giurisprudenza

Registrare un marchio debole significa che, se qualcuno chiede di registrare un marchio molto simile a quello già registrato, può farlo.

O, ancora, non è considerata contraffazione l’uso di una parola molto simile a quella corrispondente al marchio registrato, purché quella leggera modifica sia idonea a far percepire l’elemento differenziante nel consumatore. 

Un esempio di marchio debole che non ha ricevuto tutela è quello del prodotto Art Casa di proprietà di Comedil. L’azienda denuncia Arte Casa Ceramiche per contraffazione. Comedil perde la causa perché, secondo il tribunale, le due parole “Art” e “Casa” sono entrate nell’uso comune sia prese insieme che singolarmente, quindi il marchio rientra nella casistica dei marchi deboli. Il tribunale ha stabilito che non si integra l’ipotesi di contraffazione a carico di Arte Casa Ceramiche.

In particolare, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che il marchio “Art Casa” di titolarità della Comedil, in quanto utilizzato per identificare prodotti destinati ai rivestimenti delle case di abitazione, costituito dall’insieme di due parole ritenute di uso comune in questo settore merceologico, è un segno valido ma debole.

Quindi, si esclude la contraffazione quando il nuovo brand, anche se di un settore merceologico concorrente.

Il secondary meaning per il marchio debole 

Il secondary meaning permette ad un marchio privo di capacità distintiva (ad esempio un marchio descrittivo) di avere la tutela del marchio forte.

L’art. 13 del Codice di Proprietà industriale dispone che 

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”.

Qui il riferimento è al marchio di fatto, quindi all’acquisizione della capacità distintiva prima della registrazione. Lo stesso articolo prevede anche l’ipotesi dell’impossibilità di dichiarare nullo il marchio che dopo la registrazione abbia acquisito capacità distintiva. 

Stessa disposizione la troviamo in ambito di legislazione europea. 

Si parla in questi casi di secondary meaning del marchio che viene acquisito grazie all’uso che ne viene fatto. In particolare, il marchio acquisisce un carattere distintivo forte grazie alla strategia di content marketing che viene strutturata intorno al nome. Esempi classici sono Divani&Divani e Poltrone&Sofà. 

La giurisprudenza si è pronunciata spesso sul significato del termine secondary meaning. Ad esempio la Cassazione nel 2015 proprio in merito al marchio Divani & Divani:

“Tale fenomeno, elaborato ai fini della cosiddetta riabilitazione o convalidazione del segno originariamente privo di capacità distintiva, giacché mancante di originalità ovvero generico o descrittivo e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall’uso che ne viene fatto dal mercato, è stato utilizzato per cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva, cioè anche come rafforzamento della capacità distintiva del marchio in origine debole – ma non nullo – che divenga successivamente forte attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità”.

In questo caso la Divani & Divani aveva denunciato il brand Divini & Divani per concorrenza sleale. La Divani & Divani, pur essendo un marchio descrittivo, ha vinto la causa grazie al secondary meaning. 

Come ideare un marchio forte?

Un marchio forte gode di una tutela veramente efficace. Per farne capire l’entità, anche se al momento non è stata risolta la questione, la Apple ha denunciato l’uso del marchio Pear che, oltretutto, non è associato ad un brand che vende prodotti simili a quelli della Apple, ma appartiene a tutto un altro settore. 

La stessa Corte di Cassazione nel 2018 definisce la differenza di tutela che è alla base del marchio forte rispetto al marchio debole:

In tema di marchi d’impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio c.d. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo -costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante -per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.

Quindi, quando si va a scegliere il marchio per un prodotto è opportuno investire tempo e soldi nei professionisti specializzati nel settore per trovare un nome di fantasia che sia concettualmente lontano dal prodotto che rappresenta.

Meglio ancora è creare un marchio complesso, in cui la presenza del simbolo o di una palette di colori siano gli ulteriori elementi che aumentano la forza del carattere distintivo del marchio nel suo complesso. Contemporaneamente va studiata una strategia di marketing che permetta ai consumatori di associare quel marchio a quel prodotto. 

Esempi di marchio debole e marchio forte: i marchi misti o complessi

Esempi di marchio forte sono tantissimi: Nike, Adidas, Coca Cola, Fanta, Barilla sono solo alcuni di quelli più famosi. Apple è un marchio forte non perché il nome è di fantasia, ma perché è associato ad un prodotto che nulla ha a che fare con il frutto. Un esempio di marchio forte è Scottex, talmente forte da aver preso il posto del nome comune “carta da cucina”. Nello stesso settore il corrispondente marchio debole è “Asciugatutto”.

Esempi di marchio debole sono Mentadent, Melinda, Estathé che comunque hanno acquisito forza grazie al secondary meaning.

Ma i marchi non sono fatti solo di naming, spesso sono associati a dei simboli. Ad esempio il puma per l’omonimo brand che produce capi sportivi, il baffo per la Nike e il simbolo dell’Adidas che è cambiato comunque negli anni.  

Non è detto che un marchio misto o un marchio complesso sia automaticamente un marchio forte. Si può avere un marchio che è forte se preso nel complesso, ma debole se preso nei singoli elementi. Tant’è vero che per godere della tutela del marchio forte ciascun elemento preso singolarmente deve essere dotato di capacità distintiva tale da essere autonomamente tutelabile. 

Un esempio di marchio forte ma debole nei singoli elementi è Lovable Mimesis. Il brand di biancheria intima chiama in causa per contraffazione il brand Mimetic Papillon anch’esso di biancheria intima. 

La Corte si pronuncia così:

“(Lovable Mimesis e Mimetic Papillon sono marchi complessi) nei quali il carattere distintivo è costituito dai segni Lovable e Papillon, aventi natura di marchio forte, in quanto di pura fantasia e privi di collegamento con il prodotto (biancheria intima), laddove, invece, i termini mimesis e mimetic rivestono carattere puramente descrittivo e, come tali, sono dei segni distintivi deboli, suscettibili di utilizzazione da parte di altri soggetti, purché ad essi vengano apportate delle differenziazioni anche non particolarmente rilevanti”.

Anche la “banda ondulata” che fa parte del marchio Puma è stata valutata come marchio debole dal tribunale. Il brand Puma non è stato in grado di consolidare la forza del secondary meaning per la banda che mette sulle calzature e ha perso la causa contro un altro brand di scarpe sportive che ha adottato un segno molto simile sulle scarpe. In questo caso non era il naming ma il simbolo ad essere un segno distintivo debole perché non aggiungeva nulla alla descrizione del prodotto.

Questo è un esempio di marchio forte nel complesso, ma debole nei singoli elementi.  È come se utilizzassi una sneaker per il marchio di un brand di scarpe per il running: non aggiunge nulla alla descrizione del prodotto stesso.

Conclusioni: come creare un marchio forte?

Abbiamo visto che la registrazione di un marchio è un processo molto complesso: 

• Bisogna vedere se nelle stesse classi di Nizza c’è già un marchio registrato simile;
• Bisogna anche decidere a priori in quali Paesi si vuol far registrare il marchio;
• Nello stesso tempo è opportuno scegliere un marchio forte per avere la certezza di avere una tutela giuridica adeguata. 

Le considerazioni da fare sono quindi moltissime. In tutto questo processo, dalla ideazione alla registrazione del marchio, Legal for Digital è lo studio legale che ti fornirà l’assistenza adeguata.

Chiedi una consulenza per essere sicuro di non commettere nessun errore e ideare un marchio forte, scongiurando il rischio di trovarti tra le mani un marchio debole.