⚖️ Contraffazione marchio, cos’è e come difendersi

Cos’è la contraffazione marchio?

La contraffazione del marchio è un illecito attraverso cui si viola sia il codice di proprietà industriale sia il codice penale. La violazione si sostanzia di solito nel produrre merci dello stesso genere di quelle prodotte da un brand conosciuto e mettendoci sopra un marchio che è molto simile a quello del brand, traendo in inganno il consumatore. 

Non pensiamo solo all’imitazione di capi di abbigliamento, scarpe o accessori prodotti da brand di lusso. Questo crimine si estende anche ai prodotti per la salute come i farmaci, agli alimenti, ai tabacchi. 

L’Italia è uno dei Paesi con il più alto tasso di contraffazione. E non è un caso, visto che è il Paese che vanta la presenza delle più grandi firme della moda, ricercate in tutto il mondo.

Cos’è la contraffazione del marchio

La contraffazione di un marchio implica la falsificazione volontaria e consapevole di un segno distintivo aziendale, con l’intento di ingannare il consumatore. Questa pratica illecita ha come obiettivo primario quello di inserirsi indebitamente nel flusso commerciale di un brand, al fine di sviare verso di sé clienti attuali e potenziali, sfruttando l’identità e la reputazione altrui.

Marchio e marca

In questo contesto, il termine “marchio” assume il significato di “brand”, diventando cruciale per la realizzazione del reato. Il fulcro della contraffazione si manifesta nella capacità di creare confusione nella mente del consumatore, inducendolo ad acquistare prodotti o servizi nella falsa convinzione che siano forniti dal brand originale. Questo elemento di inganno prescinde dalla registrazione formale del marchio, prevalendo l’importanza della sua notorietà come simbolo distintivo.

Tutela degli Interessi

La legge mira a proteggere due principali interessi attraverso la lotta alla contraffazione:

• Tutela del consumatore: si garantisce che la fiducia riposta dai consumatori nei marchi noti non sia compromessa da pratiche fraudolente.
• Diritti del titolare del marchio: si salvaguarda il diritto esclusivo del legittimo proprietario del marchio di utilizzarlo per identificare i propri prodotti o servizi, prevenendo usi non autorizzati che ne possano intaccare il valore e l’immagine.

Conseguenze legali della contraffazione

Il reato di contraffazione del marchio è oggetto di una rigorosa disciplina normativa, che impone sanzioni penali severe a coloro che ne violano le disposizioni. La legge stabilisce pene detentive che possono variare da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni, a seconda della gravità dell’infrazione e delle circostanze in cui essa si verifica. Parallelamente, sono previste sanzioni pecuniarie, con ammende che oscillano tra i 2.500 e i 25.000 euro. Questo range di sanzioni riflette la volontà del legislatore di adattare la pena alla specificità del caso, considerando fattori come l’entità del danno arrecato al titolare del marchio e il grado di consapevolezza e intenzionalità dell’agente.

Il diritto al risarcimento del danno

Oltre alle sanzioni penali, la legge conferisce al titolare del marchio violato il diritto di richiedere un risarcimento per i danni subiti. Questo risarcimento mira a coprire non solo il danno economico diretto, come la perdita di vendite, ma anche il danno all’immagine e alla reputazione del marchio. La valutazione del danno segue criteri giurisprudenziali consolidati e può includere la stima del profitto indebitamente ottenuto dal contraffattore a discapito del titolare del marchio.

L’eliminazione del segno distintivo contraffatto

Un altro aspetto fondamentale della tutela giuridica contro la contraffazione del marchio è la possibilità per il titolare di richiedere l’eliminazione del segno distintivo contraffatto dai prodotti o servizi illecitamente commercializzati. Questa misura si traduce nella distruzione dei beni contraffatti o nella loro rimozione dal commercio, impedendo ulteriori danni economici e reputazionali al titolare del marchio.

I presupposti della contraffazione del marchio registrato

Il divieto di contraffazione si basa sul diritto all’uso esclusivo del marchio registrato da parte del titolare. La violazione marchio registrato integra le fattispecie della concorrenza sleale, prevista dal codice civile, e della contraffazione, prevista dall’art 473 cp. 

L’art. 473 c.p. non punisce soltanto il soggetto che viola il diritto di proprietà industriale, ma punisce anche chi fa uso della merce contraffatta, pur non avendo concorso alla contraffazione. 

L’art 473 c.p. prevede anche la fattispecie dell’alterazione marchio: in questo caso viene preso il segno distintivo originale e viene modificato. 

A livello legale affinché si realizzi l’illecito di contraffazione di marchio sono necessari questi requisiti: 

• a livello soggettivo un orientamento afferma che affinché si possa parlare di contraffazione marchio sia necessario il dolo generico, cioè la consapevolezza che il marchio sia registrato sommato alla volontà di falsificarlo. Invece per altra parte della dottrina, affinché si possa parlare di contraffazione marchio è sufficiente il dolo misto a colpa, per cui la fattispecie del reato c’è sia se il contraffattore sa che il marchio è registrato, sia se ritiene che non sia registrato. 

I requisiti oggettivi invece affinché si realizzi il reato sono:

• riproduzione del marchio in modo idoneo a confondere il consumatore. Quindi la merce contraffatta può essere scambiata per quella originale.

La giurisprudenza però ha esteso la realizzazione dell’illecito anche alle ipotesi in cui non c’è identità fra marchio registrato e marchio contraffatto, ma c’è comunque una somiglianza negli elementi essenziali del marchio, tale da confondere il consumatore.

Per queste ragioni non integrano la fattispecie di contraffazione:

• il falso grossolano: è talmente evidente che la riproduzione è falsa, che non può trarre in inganno nessuno
• il falso innocuo: la contraffazione, nel caso concreto, non può produrre alcun danno
• Il falso inutile: quando risultato della contraffazione è un marchio inesistente

In questi 3 casi manca il pericolo di confusione effettiva. 

Contraffazione del marchio debole

A questo proposito è importante sottolineare come il fatto che il marchio sia un marchio debole o forte, incida sulla possibilità o meno di ottenere la tutela. Infatti quando si registra un marchio che richiama segni o linguaggio comuni, non si ha contraffazione quando li utilizza qualcun altro, anche solo come radice del proprio naming. Nel caso del marchio debole, le piccole modifiche non sono idonee a generare confusione nel pubblico. 

Contraffazione del marchio di fatto

Per completezza d’informazione c’è da aggiungere che ci sono stati casi n cui la giurisprudenza ha riconosciuto la tutela riservata al marchio registrato, anche al marchio di fatto. In una prima fase, ben 2 sentenze, hanno stabilito che quando un marchio è molto noto, non c’è bisogno di far valere il requisito della registrazione per essere tutelato. Ma in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha confermato che anche il marchio di fatto può ricevere tutela penale. L’unico requisito richiesto è che la violazione uso marchio abbia generato confusione nei consumatori. 

Tutela del marchio e contraffazione

Tutela preventiva contraffazione marchio:

Se il titolare di un marchio registrato sospetta che dall’estero arrivino merci contraffatte, può richiedere il Controllo dell’Agenzia delle Dogane. Grazie a questo controllo, rinnovabile di anno in anno, si ha il potere di sbloccare le merci che dall’indagine risultano non contraffatte, o di farle addirittura distruggere se l’esito dell’indagine è positivo. Si procede alla distruzione della merce se l’importatore è d’accordo. Altrimenti, se l’importatore è contrario, il titolare del marchio può iniziare un procedimento che conduce all’accertamento della contraffazione, con conseguente distruzione delle merci. 

Tutela contro la contraffazione di un marchio mediante azione giudiziale civile:

L’azione di contraffazione marchio può essere richiesta solo dal titolare di un marchio registrato. L’imprenditore può procedere con azione ordinaria, con notifica dell’atto di citazione, oppure in via urgente, con deposito del ricorso. Qualora ci siano i presupposti, si consiglia di chiedere al giudice di emettere provvedimenti urgenti perché i danni che può subire un imprenditore nel giro di poco tempo sono enormi. Questi provvedimenti possono prevedere sia il sequestro dei beni contraffatti, sia l’inibizione del soggetto potenziale contraffattore dal proseguire l’attività di contraffazione, pena una sanzione ulteriore per ogni giorno di proseguimento nell’attività.

La tutela cautelare viene concessa in tempi strettissimi, in ragione dei danni potenziali che può ricevere il brand. 

Violazione utilizzo marchio: 5 casi famosi

Il problema della registrazione di un marchio può essere un argomento complesso in quanto mette in gioco la creatività del merchandising di un prodotto, il simbolo, la sua identità, e il processo creativo con cui l’azienda mette a disposizione il bene o un servizio. Per questi motivi nella letteratura dei brand ci sono numerosi esempi di marchi copiati e di cause legali che chiariscono le modalità con cui bisogna registrare un prodotto specifico, e come evitare seccature o problemi che potrebbero mettere in difficoltà la tua impresa. Potresti commettere una violazione del marchio senza nemmeno saperlo. La violazione dei marchi si verifica frequentemente nel mondo degli affari. Non tutte le società perseguono azioni legali per proteggere i loro prodotti o servizi, ma quando accade spesso è di insegnamento per tutti.

Ecco 5 casi di violazione di marchi famosi.

Marvel e DC Comics di Superhero

La parola “supereroe” è attualmente un marchio registrato sia per la Marvel che per la DC Comics, ed entrambe stigmatizzano con forza altri editori di fumetti in tribunale che osano usare la parola nei loro titoli. Questa campagna dei due titani dei fumetti è stata vista come una specie di monopolio sul marchio, ma finora nessuno li ha contrastati e contemporaneamente nessuno dei due colossi ha fatto qualcosa di concreto per contestare la proprietà dell’altro mantenendo di fatto questo monopolio della parola “supereroe” come marchio. Nel frattempo, è preferibile non includere la parola “supereroe” sull’etichetta di nessuno dei tuoi prodotti o servizi; altrimenti potresti avere Marvel e DC Comics che bussano alla tua porta con una spiacevole sorpresa legale.

Apple Corps vs. Apple Inc.

La parola “apple” è stata oggetto di contesa tra i Beatles e la Apple Inc. I Beatles hanno usato per primi la parola apple con la loro compagnia musicale Apple Corps, poi otto anni dopo Steve Jobs ha introdotto Apple Inc. Le due mega corporazioni hanno combattuto in tribunale nel corso di questi ultimi anni. Dopo il primo round, Apple Inc. ha raggiunto un accordo e ha accettato di pagare una somma ad Apple Corps e di rimanere fuori dal mondo della musica. Ma con l’avvento di iTunes, le dispute legali tra i due giganti si sono nuovamente accese. Ancora una volta hanno raggiunto un apparente accordo dopo che Apple Inc. ha accettato di acquistare i diritti sui marchi di Apple Corps e quindi di concederli nuovamente in licenza alla compagnia musicale.

Allo stato attuale, se la tua azienda ha qualcosa a che fare con la musica o i computer, faresti meglio a stare lontano dalla parola “apple”. Prova un altro frutto!

I Washington Redskins e il politicamente corretto

I Washington Redskins hanno recentemente perso la protezione del loro marchio della squadra perché l’USPTO ha stabilito che il nome è denigratorio nei confronti dei nativi americani. Pur non cambiando il nome della squadra, hanno perso la capacità di poter sfruttare il loro marchio e di conseguenza impedire per esempio che le merci contraffatte di Redskins entrino nel paese per essere vendute. È importante valutare il nome del prodotto prima di registrarlo come marchio commerciale per evitare possibili offese. Prima di registrare il marchio l’avvocato specializzato in IP potrà valutare in modo approfondito qualsiasi uso presente e passato del marchio che hai scelto.

Doublemint di Wrigley

La Wrigley Company voleva registrare il nome “Doublemint” ma in Europa ciò non è stato possibile. La sentenza contro Wrigley ha affermato che la parola “Doublemint” manca di un elemento fantasioso. A contrario la Proctor & Gamble è riuscita a registrare “Baby-Dry” senza difficoltà.

Jack Daniels e Patrick Wensink

Il noto distillatore Jack Daniels ha scoperto che su una copertina del libro dell’autore popolare Patrick Wensink è stato riprodotto in modo molto somigliante il suo marchio, quindi ha inviato una lettera di cessazione immediata di utilizzo dello stesso per contraffazione marchio. La lettera purtroppo poco legale e poco incisiva non è stata presa sul serio ed è stata resa pubblica da Wensink diventando virale. Alla fine si è trasformata in pubblicità per entrambi. 

Come prevenire la contraffazione marchio?

Il momento della registrazione del marchio è solo una prima fase di tutela del brand. Fondamentale perché ci permette di godere di diritti forti e presunti. Tuttavia più il nostro brand è appetibile, più è facile che qualcuno cerchi di imitarlo attraverso la contraffazione marchio. O comunque oggi con il mercato online che si estende a livello mondiale non è difficile che altre imprese anche senza dolo utilizzino un naming o un logo simile al nostro. L’esperienza come studio ci insegna che è davvero facile oggi che un naming simile a quello a cui abbiamo pensato esista già. 

Poi pensiamo a tutto il circuito di contraffazione marchio online, il c.d. cybersquatting: oggi lo contraffazione non è più solo sulle bancarelle o sulle spiagge. Abbiamo contraffazione nei circuiti dei marketplace, nell’acquisito di domini per impedire al brand di utilizzarli.

Per tutti questi fenomeni quello che consigliamo è affidarsi al Legal for Digital, specializzato nella tutela della proprietà intellettuale, per proteggere il marchio attraverso il servizio di monitoraggio del marchio registrato. Il nostro studio effettua  6 controlli nell’arco di 12 mesi, con invio di report scritto. Questo ci permette anche di fare opposizione nel momento in cui viene depositata la domanda di registrazione di un marchio simile al nostro, prevenendo il rischio di contraffazione marchio. 

Brunella Martino

Avvocato specializzato in privacy e proprietà intellettuale con 15 anni di esperienza, DPO, arbitro in materia societaria, autrice Flaccovio Editore, formatrice aziendale, socia FederPrivacy, segretario dell'Aiga sezione Lucca e componente Aiga nazionale Dipartimento Diritto delle nuove tecnologie

Altri articoli in marchio che potrebbero interessarti

Visualizza tutti gli articoli

Come fare il rinnovo del marchio

12 Ottobre 2023

Il marchio è uno degli asset più preziosi dell’azienda. Il primo passo è la registrazione, ma per mantenere la tutela è fondamentale poi procedere al rinnovo del marchio.

Leggi altro

Marchio e brevetto per tutelare il know-how aziendale

28 Luglio 2023

Conosci il valore economico e strategico del tuo know-how aziendale?

Il marchio e il brevetto sono due forme di tutela del patrimonio di esperienze e conoscenze della tua impresa e, con i giusti accorgimenti, puoi depositarli per proteggere il tuo know-how.

Vediamo insieme cosa fare.

Leggi altro

Quanto costa registrare un marchio

21 Luglio 2023

Le agenzie, i professionisti, le aziende ma anche le piccole imprese sono sempre più interessate a registrare il marchio.

Nell’articolo vediamo quanto costa registrare un marchio e quali sono le questioni davvero importanti che gravitano intorno alla registrazione del marchio.

Leggi altro