La registrazione del marchio europeo è un processo fondamentale per le aziende che desiderano proteggere il loro brand all’interno dell’Unione Europea. Un marchio dell’Unione Europea (UE) offre una tutela uniforme in tutti i 27 paesi membri, semplificando notevolmente la gestione della protezione del marchio su scala continentale. Questo processo centralizzato consente di risparmiare tempo e risorse rispetto alla registrazione di marchi in ciascun paese individualmente.
o internazionale.
La registrazione del marchio UE viene effettuata presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), con sede ad Alicante, in Spagna.
Il procedimento per la registrazione del marchio in Europa comprende diverse fasi, tra cui l’esame formale della domanda, la pubblicazione e l’opposizione da parte di terzi. Durante la fase di esame, l’EUIPO verifica che la domanda soddisfi tutti i requisiti formali e che il marchio non rientri nelle categorie escluse dalla registrazione. Successivamente, il marchio viene pubblicato nel Bollettino dei marchi dell’UE, dando così modo a eventuali terzi di presentare opposizioni qualora ritenessero che il nuovo marchio possa ledere diritti preesistenti.
Una volta superati questi passaggi, il marchio viene registrato ufficialmente e conferisce al titolare diritti esclusivi sull’utilizzo del segno distintivo nell’intero territorio dell’Unione Europea. Questo offre una posizione strategica alle imprese che intendono espandersi nei mercati europei, garantendo una solida protezione legale contro usi non autorizzati o contraffazioni.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
- 1 Cos’è il marchio europeo e quali sono i vantaggi della registrazione del marchio europeo
- 2 Requisiti per registrare un marchio in Unione Europea
- 3 Procedura di registrazione del marchio europeo
- 4 Rinnovo della registrazione del marchio comunitario
- 5 Costi di registrazione del marchio europeo
- 6 Estensione territoriale del marchio europeo
- 7 Gestione e tutela del marchio comunitario
- 8 Estensione internazionale del marchio UE
- 9 Come guadagnare dal marchio UE: licenza e cessione del marchio
- 10 Cosa può fare Legal for Digital per blindare il tuo marchio europeo
Cos’è il marchio europeo e quali sono i vantaggi della registrazione del marchio europeo
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Il marchio rappresenta uno degli asset più preziosi per un’azienda o un professionista. È il segno distintivo che identifica i prodotti o servizi offerti, differenziandoli da quelli dei concorrenti.
Ma cos’è esattamente un marchio europeo e perché è vantaggioso registrarlo? Un marchio europeo, o marchio dell’Unione Europea, è un titolo di proprietà intellettuale che conferisce al titolare un diritto esclusivo in tutti i 27 Stati membri dell’UE attraverso una singola procedura di registrazione.
Il marchio europeo copre una vasta gamma di prodotti e servizi, permettendo alle aziende di ottenere una protezione uniforme e coerente in tutta l’Unione. Una delle caratteristiche principali del marchio UE è la sua capacità di essere unificato: una volta registrato, il marchio è valido ovunque nell’Unione Europea senza bisogno di ulteriori azioni o spese da parte del titolare. Inoltre, garantisce che i diritti conferiti siano uguali sotto ogni giurisdizione nazionale all’interno degli Stati membri.
I vantaggi sono molteplici rispetto alla registrazione di singoli marchi nazionali in ciascun Paese UE di interesse:
- Procedura unificata: con un’unica domanda all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) si ottiene un titolo valido in tutta l’UE, senza dover depositare domande separate in ogni Stato membro;
- Costi ridotti: le tasse ufficiali per registrare un marchio UE sono inferiori alla somma delle tasse che si pagherebbero per tanti depositi nazionali. Anche i costi di consulenza e gestione sono ottimizzati;
- Gestione semplificata: un solo marchio da monitorare e rinnovare ogni 10 anni, invece di tanti marchi nazionali con scadenze e procedure diverse;
- Tempi certi: quando depositi un marchio in Europa, l’EUIPO fornisce una timeline precisa con la data in cui il marchio sarà registrato, a differenza della procedura di registrazione italiana all’UIBM che non dà indicazioni sulle tempistiche;
- Maggiore tutela: il marchio UE gode di una protezione rafforzata contro le violazioni e le contraffazioni su tutto il territorio comunitario;
- Prestigio e valore commerciale: un marchio europeo è percepito come simbolo di qualità, affidabilità e vocazione internazionale dell’azienda titolare.
L’importanza strategica del marchio europeo risiede nella sua capacità di consolidare la presenza di un brand su scala continentale, facilitando l’espansione commerciale e l’ingresso nei mercati esteri all’interno dell’UE. Questo strumento offre anche protezione legale contro l’uso non autorizzato o la contraffazione del marchio nei paesi dell’Unione, rendendolo essenziale per le aziende che operano su scala internazionale.
Requisiti per registrare un marchio in Unione Europea
Per poter registrare validamente un marchio a livello europeo, è necessario che questo soddisfi alcuni requisiti fondamentali stabiliti dalla normativa comunitaria:
- Nuovo: il segno non deve essere identico o simile a marchi anteriori registrati o utilizzati da terzi per prodotti o servizi affini, al punto da ingenerare un rischio di confusione nel pubblico.
- Dotato di carattere distintivo: il marchio deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli delle altre. Non possono essere registrati segni generici, descrittivi, usuali o costituiti solo da forme imposte dalla natura del prodotto.
- Lecito: il marchio non deve essere contrario all’ordine pubblico, al buon costume o alle norme imperative. Non deve ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o qualità dei prodotti/servizi.
- Rappresentabile graficamente: il segno deve poter essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettivo. Dal 2017 sono ammessi anche marchi non tradizionali come suoni, colori, ologrammi.
Alcuni esempi di marchi registrabili come europei sono: parole (inclusi nomi di persone), disegni, lettere, cifre, colori, suoni, forma del prodotto o della confezione. Possono essere tutelati anche marchi collettivi e di certificazione.
Non sono invece registrabili:
- Segni costituiti esclusivamente da forme imposte dalla natura stessa del prodotto, forme del prodotto necessarie per ottenere un risultato tecnico o forme che danno un valore sostanziale al prodotto.
- Denominazioni di origine e indicazioni geografiche già protette.
- Menzioni tradizionali per vini e specialità tradizionali garantite.
- Segni esclusi dalla registrazione in base ad altri atti normativi UE o accordi internazionali.
Un valido marchio europeo deve quindi essere in grado di svolgere la funzione distintiva e non ricadere nelle cause di impedimento assoluto o relativo previste dalla legge.
Per verificare il requisito di novità prima di depositare la domanda è opportuno effettuare ricerche di anteriorità accurate.
Uno dei principali motivi di rifiuto delle domande di marchio UE è proprio l’esistenza di segni identici o confondibili anteriori. Un altro frequente ostacolo è la mancanza di distintività del segno, specie quando contiene elementi descrittivi o usuali per il tipo di prodotti/servizi.
Leggi l’articolo sull’analisi di fattibilità del marchio.
Procedura di registrazione del marchio europeo
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Registrare un marchio europeo significa intraprendere un percorso ben strutturato, che richiede attenzione ai dettagli e conformità ai requisiti normativi.
Deposito della domanda di marchio UE
Il punto di partenza è la presentazione della domanda all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), con sede ad Alicante, in Spagna.
La domanda di registrazione del marchio UE può essere depositata online, attraverso il sito ufficiale dell’EUIPO. Bisogna compilare accuratamente il modulo con tutte le informazioni richieste, ovvero:
- I dati identificativi del richiedente (persona fisica o giuridica);
- L’elenco dei prodotti e servizi per cui si vuole proteggere il marchio, raggruppati per classi secondo la Classificazione internazionale di Nizza;
- La rappresentazione grafica del marchio (sotto forma di immagine, suono, video, a seconda del tipo di marchio scelto). In questo articolo puoi trovare tutto ciò che può essere registrato come marchio.
Oltre al modulo, vanno allegati gli eventuali documenti aggiuntivi necessari, come ad esempio:
- L’atto di priorità, se si rivendica la data di un deposito precedente effettuato in uno stato aderente alla Convenzione di Parigi o all’Organizzazione Mondiale del Commercio
- Il regolamento d’uso, se si deposita un marchio collettivo, ovvero un marchio utilizzato da un gruppo di imprese per contraddistinguere i propri prodotti o servizi
Infine, va pagata la tassa di deposito.
Fase di esame della domanda di marchio europeo
Una volta depositata, la domanda di marchio europeo viene esaminata dall’EUIPO sotto il profilo della regolarità formale e della presenza di eventuali impedimenti assoluti alla registrazione. Se l’esame rivela irregolarità o impedimenti, l’EUIPO emette una lettera di obiezioni, invitando il richiedente a sanarle o a presentare osservazioni entro 2 mesi. Se invece la domanda supera positivamente l’esame, viene pubblicata nel Bollettino dei marchi UE.
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Periodo di opposizione alla registrazione del marchio UE
Dalla pubblicazione della domanda decorre un periodo di 3 mesi in cui i terzi che vantano diritti anteriori confliggenti possono presentare opposizione alla registrazione del marchio europeo.
L’opposizione è un procedimento amministrativo in contraddittorio dinanzi all’EUIPO, in cui l’opponente deve provare l’esistenza e la validità dei propri diritti anteriori, mentre il richiedente può difendere la propria domanda contestando le argomentazioni avversarie.
Registrazione del marchio dell’Unione Europea
Se non vengono proposte opposizioni (o se queste vengono respinte), il marchio UE viene registrato e il titolare ottiene il certificato di registrazione. La tutela del marchio decorre dalla data di deposito della domanda e dura per 10 anni, con possibilità di rinnovo illimitato per ulteriori periodi di 10 anni.
L’intera procedura di registrazione del marchio europeo, in assenza di ostacoli, si conclude mediamente in 4-6 mesi. Tuttavia, eventuali rilievi o opposizioni possono dilatare i tempi e i costi.
Una volta ottenuta la registrazione, il titolare del marchio UE acquisisce un diritto esclusivo valido in tutta l’Unione, con un’estensione che approfondiremo nella prossima sezione.
Rinnovo della registrazione del marchio comunitario
È importante ricordare di rinnovare il proprio marchio UE entro la scadenza, o al massimo entro i 6 mesi successivi pagando una sovrattassa, per evitare la decadenza della registrazione e la perdita dei diritti esclusivi sul marchio.
Il rinnovo del marchio europeo può essere richiesto online sul sito dell’EUIPO, oppure tramite un consulente in proprietà industriale. Le tasse ufficiali di rinnovo variano in base al numero di classi di prodotti/servizi coperte dalla registrazione.
Il rinnovo del marchio UE ha effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione esistente e si estende a tutti i prodotti/servizi protetti, a meno che il titolare non richieda una limitazione o cancellazione parziale.
È consigliabile pianificare per tempo il rinnovo del proprio marchio europeo, verificando la data di scadenza e raccogliendo le prove d’uso del marchio per i prodotti/servizi di interesse, in modo da poter respingere eventuali contestazioni post-rinnovo.
Costi di registrazione del marchio europeo
Quando si valuta l’opportunità di registrare un marchio europeo, l’aspetto economico è senza dubbio uno dei fattori chiave da considerare. Tuttavia, i costi da sostenere non devono essere visti solo come una spesa, ma anche e soprattutto come un investimento per tutelare il proprio brand e competere al meglio nel mercato unico europeo.
Tasse ufficiali di deposito e registrazione del marchio comunitiario
Le tasse ufficiali per depositare una domanda di marchio UE all’EUIPO sono le seguenti:
- 850 € per il deposito elettronico in una classe di prodotti/servizi
- 50 € per la seconda classe di prodotti/servizi
- 150 € per ogni classe di prodotti/servizi aggiuntiva oltre la seconda
Si tratta di importi accessibili, soprattutto se si considera che con un’unica registrazione si ottiene una tutela valida in tutti i 27 Stati membri dell’UE, con un risparmio notevole rispetto ai costi dei singoli depositi nazionali.
Inoltre, se la domanda di marchio europeo supera con successo l’esame e l’eventuale opposizione, la registrazione avviene senza costi aggiuntivi.
Tasse di rinnovo del marchio UE
La registrazione del marchio UE dura 10 anni dalla data di deposito e può essere rinnovata indefinitamente per ulteriori periodi di 10 anni, pagando le tasse di rinnovo entro la scadenza o al più tardi entro 6 mesi con una sovrattassa del 25%.
Le tasse di rinnovo variano da 850 € a 1.200 € a seconda del numero di classi di prodotti/servizi, e sono comunque inferiori al costo del rinnovo di singoli marchi nazionali in più Paesi europei.
Altri costi da considerare per blindare il marchio UE
Oltre alle tasse ufficiali di deposito e rinnovo, per tutelare efficacemente un marchio europeo occorre considerare anche altri costi, come quelli per effettuare ricerche di anteriorità prima della registrazione (per evitare conflitti con marchi identici o simili), per monitorare il mercato europeo dopo la registrazione (per individuare eventuali violazioni o imitazioni del marchio), e per avvalersi della consulenza e assistenza di esperti in proprietà industriale (per gestire al meglio la procedura di registrazione e tutela del marchio).
Estensione territoriale del marchio europeo
Il vero punto di forza del marchio europeo risiede nella sua estensione territoriale: una volta registrato, infatti, il marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo valido in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea.Non occorre designare i singoli Paesi di interesse né provare l’uso del marchio in ciascuno di essi.
Effetto unitario del marchio UE
Ciò significa che, con un’unica registrazione, si ottiene una protezione automatica e omogenea in un mercato di oltre 500 milioni di consumatori. Non occorre designare i singoli Paesi UE di interesse, né provare l’uso effettivo del marchio in ciascuno di essi per mantenerne la validità.
Questo effetto unitario distingue nettamente il marchio UE dai marchi nazionali, la cui tutela è limitata al territorio dello Stato di registrazione, e rappresenta un notevole vantaggio in termini di semplificazione delle procedure e riduzione dei costi, soprattutto per le imprese che operano o mirano a espandersi nel mercato unico europeo.
Inoltre, grazie al suo carattere unitario, il marchio europeo copre automaticamente anche gli Stati che aderiranno all’UE in futuro, senza necessità di estensioni o conversioni della registrazione. Una prospettiva interessante per le aziende che puntano ai mercati emergenti dei Paesi candidati all’adesione.
Limiti alla tutela del marchio europeo
Tuttavia, l’effetto unitario del marchio UE non è privo di controindicazioni. Proprio perché la tutela si estende all’intero territorio dell’Unione, anche le cause di nullità o decadenza del marchio hanno portata europea.
In particolare, il marchio europeo può essere dichiarato nullo se manca dei requisiti di validità (novità, carattere distintivo, liceità) o se è stato registrato in malafede. Può essere dichiarato decaduto se non viene usato effettivamente per 5 anni o se è divenuto generico o ingannevole.
Queste cause di invalidità possono essere fatte valere non solo attraverso procedimenti amministrativi dinanzi all’EUIPO (con effetto in tutta l’UE), ma anche attraverso azioni giudiziarie davanti ai tribunali nazionali dei singoli Stati membri (con effetto limitato al loro territorio).
Ciò significa che, in caso di contestazioni, il titolare del marchio UE potrebbe dover difendere il proprio diritto in molteplici giurisdizioni, con un notevole aggravio di costi e un elevato rischio di decisioni contrastanti.
Gestione e tutela del marchio comunitario
Per prevenire questi rischi e garantire la validità del marchio europeo nel tempo, è fondamentale adottare alcune accortezze:
- Effettuare ricerche di anteriorità accurate prima del deposito, per evitare conflitti con marchi identici o simili;
- Usare effettivamente il marchio UE nella sua forma registrata, per i prodotti/servizi protetti, e conservare le prove d’uso;
- Sorvegliare il mercato europeo per individuare tempestivamente eventuali violazioni o tentativi di registrazione abusiva del marchio;
- Agire prontamente in caso di contraffazione, inviando diffide ai responsabili ed avviando se necessario azioni legali inibitorie, di rimozione e risarcimento dei danni.
Inoltre, può essere opportuno affiancare al marchio UE ulteriori registrazioni nazionali nei Paesi di maggiore interesse, per rafforzare la tutela ed evitare la perdita di diritti in caso di nullità o decadenza del marchio europeo.
Sorveglianza contro violazioni e contraffazioni
Un primo aspetto fondamentale nella gestione del marchio è la sorveglianza del mercato per individuare tempestivamente eventuali casi di violazione o contraffazione del marchio.
Ciò implica monitorare regolarmente i registri dei marchi europei e nazionali, i siti web, i social media, le fiere e gli altri canali commerciali rilevanti, per verificare se altri soggetti stiano usando segni identici o simili al proprio marchio europeo per prodotti o servizi affini, senza autorizzazione.
In caso di violazione accertata, è importante agire prontamente per far cessare l’uso illecito del marchio e minimizzare i danni alla propria immagine e al proprio business. A tal fine, è possibile inviare diffide ai contraffattori, negoziare accordi transattivi, presentare reclami alle piattaforme online o alle autorità competenti.
Se necessario, si può ricorrere anche ad azioni legali più incisive, come richieste di sequestro della merce contraffatta, inibitorie di produzione e commercializzazione, risarcimento dei danni subiti.
Azioni legali in caso di violazione del marchio europeo
Quando la contraffazione del marchio europeo è particolarmente grave o persistente, o quando il contraffattore rifiuta di adeguarsi alle diffide stragiudiziali, può essere necessario intraprendere azioni legali per tutelare i propri diritti.
Il titolare di un marchio dell’Unione Europea può avviare cause civili contro i presunti contraffattori sia davanti ai tribunali nazionali dei singoli Stati membri (con effetti limitati al loro territorio), sia davanti ai tribunali dei marchi UE (con effetti estesi a tutta l’Unione).
Le azioni più frequenti in caso di violazione di un marchio europeo sono:
- Azione di contraffazione, per far accertare la violazione del marchio e ottenere la cessazione dell’uso illecito, il ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti, la distruzione di marchi e confezioni, il risarcimento dei danni.
- Azione di nullità, per far dichiarare invalido un marchio successivo identico o confondibile con il proprio, per difetto di novità o per malafede del titolare.
- Azione di decadenza, per far dichiarare decaduto un marchio successivo non usato effettivamente per 5 anni o divenuto generico o ingannevole.
Le controversie giudiziarie in materia di marchi possono essere complesse e costose, pertanto è sempre consigliabile affidarsi all’assistenza di avvocati specializzati in proprietà industriale e valutare attentamente costi e benefici prima di intraprendere azioni legali.
Estensione internazionale del marchio UE
La tutela del marchio europeo può essere estesa anche a livello internazionale grazie al sistema del marchio internazionale, disciplinato dal Protocollo di Madrid.
Il Protocollo di Madrid è un trattato internazionale che consente di registrare un marchio in più di 100 Paesi nel mondo attraverso un’unica domanda centralizzata, depositata presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) con sede a Ginevra.
Per poter accedere al sistema di Madrid, è necessario avere già registrato o depositato un marchio di base nel proprio Paese d’origine o presso l’EUIPO. Infatti, la domanda di marchio internazionale deve basarsi su un marchio nazionale o un marchio UE già esistente.
Una volta depositata la domanda internazionale, il titolare del marchio UE può designare tutti o alcuni dei Paesi aderenti al Protocollo di Madrid in cui desidera ottenere la protezione. Tra questi, vi sono mercati strategici come Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia, Corea del Sud, Australia, oltre a molti Paesi europei non UE come Regno Unito, Svizzera, Norvegia.
Il vantaggio principale del sistema di Madrid è che consente di ottenere una tutela multinazionale del proprio marchio con una procedura semplificata e costi ridotti rispetto ai singoli depositi nazionali. Infatti, con un’unica domanda, in un’unica lingua e pagando un’unica tassa (che varia in base al numero di Paesi designati), si può estendere la protezione del marchio UE in tutti i Paesi di interesse.
Tuttavia, il marchio internazionale non è un “marchio mondiale” unitario, ma un fascio di tanti marchi nazionali quanti sono i Paesi designati. Ciò significa che, una volta trasmessa la domanda ai singoli uffici marchi nazionali, ciascuno dei Paesi esaminerà il marchio secondo la propria legislazione e potrà concedere o rifiutare la registrazione in base ai propri criteri.
Inoltre, per i primi 5 anni dalla registrazione, il marchio internazionale dipende dal marchio di base UE: se quest’ultimo viene rifiutato, invalidato o lasciato decadere, anche la registrazione internazionale ne risulta automaticamente compromessa. Dopo i 5 anni, invece, il marchio internazionale diventa indipendente e continua a produrre i suoi effetti anche se il marchio UE di base viene meno.
Un altro aspetto da considerare è che il rinnovo del marchio internazionale è unico per tutti i Paesi designati e va effettuato ogni 10 anni presso l’OMPI, mentre eventuali azioni di nullità o decadenza vanno intraprese separatamente Paese per Paese.
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Come guadagnare dal marchio UE: licenza e cessione del marchio
Un altro aspetto importante nella gestione di un marchio europeo riguarda la possibilità di concederne l’uso a terzi attraverso contratti di licenza o di cederlo definitivamente ad altri soggetti.
Il titolare di un marchio UE può autorizzare altre imprese a usare il proprio marchio per tutti o parte dei prodotti o servizi per cui è stato registrato, in tutto o parte del territorio dell’Unione, a fronte del pagamento di royalties o canoni periodici. La licenza può essere esclusiva (se il licenziatario è l’unico autorizzato a usare il marchio) o non esclusiva (se il licenziante può concedere altre licenze a terzi o utilizzare egli stesso il marchio).
La concessione di licenze può essere una strategia vantaggiosa per espandere l’uso e la notorietà del proprio marchio, entrare in nuovi mercati, sviluppare collaborazioni commerciali, ottenere ulteriori ricavi. Tuttavia, è fondamentale definire chiaramente nel contratto di licenza i termini e le condizioni di utilizzo del marchio, i controlli di qualità sui prodotti o servizi del licenziatario, le clausole di protezione e tutela del marchio.
Oltre alla licenza, il titolare di un marchio europeo può anche decidere di cederlo definitivamente ad altri soggetti, trasferendo tutti i diritti sul marchio a fronte di un corrispettivo. La cessione può riguardare il marchio per tutti o parte dei prodotti o servizi, e deve essere registrata presso l’EUIPO per essere opponibile ai terzi.
Cosa può fare Legal for Digital per blindare il tuo marchio europeo
Come abbiamo visto registrare il marchio a livello europeo è un passo fondamentale per tutelare il proprio brand e competere nel mercato unico dell’UE. Tuttavia, affrontare le complessità burocratiche e legali della procedura di registrazione può essere difficile per chi non ha esperienza in materia.
Affidarsi a professionisti esperti e qualificati come il team di Legal for Digital, avvocati esperti in proprietà intellettuale, può fare la differenza nel successo della tua domanda di marchio UE e nella efficace protezione del tuo brand a livello europeo.
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- Compilazione di tutta la modulistica necessaria da parte del nostro studio
- Definizione delle spese di registrazione effettive in base al numero di classi scelte
- Registrazione del marchio direttamente presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale)
- Consegna dell’attestato dell’avvenuto deposito del marchio
- Pagamento diretto di tutte le tasse di registrazione senza ulteriori attività per il cliente
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Ottenere la registrazione del marchio UE è solo il primo passo per una tutela efficace del tuo brand nel mercato europeo. Altrettanto importante è mantenere e difendere il marchio nel tempo, per preservarne la validità e il valore.
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- Rinnovo della registrazione alla scadenza dei 10 anni;
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- Redazione di contratti di sfruttamento economico del marchio (licenza, merchandising, sponsorizzazione, ecc.);
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