⚖️ Cos’è il marchio? Ecco la guida

Nella mente del consumatore il marchio si identifica con un brand: ci sono dei prodotti talmente brandizzati che inducono le persone ad assimilare il marchio al prodotto stesso.

Per esempio: quando mangiamo una banana pensiamo all’immagine del logo blu di Chiquita e, viceversa, se sentiamo il nome Chiquita associamo subito l’immagine della banana. Questo esempio fa riferimento a un marchio celebre, cioè un marchio che è noto alla maggioranza dei consumatori.

Il marchio assume diversi aspetti: un naming, un disegno, un logo. Oggi anche un hashtag.

Per essere meritevole di tutela legale deve possedere alcune caratteristiche essenziali. Vediamole insieme.

Marchio definizione

Il marchio è il segno che identifica nell’immediato un servizio, un prodotto o qualunque oggetto immesso e venduto sul mercato. Nella mente del consumatore il marchio si identifica con il brand.

Il marchio è composto da un simbolo, un testo o entrambi e la sua funzione principale è definire un’origine, un riferimento, per riconoscere la provenienza di un prodotto/servizio.

Quando l’imprenditore sceglie il suo marchio, è necessario che abbia chiaro il messaggio da trasmettere al pubblico per distinguere il suo brand,

Le norme che disciplinano il marchio sono:

• il Codice di Proprietà Industriale,
• il Codice civile, la normativa europea,
• alcune Convenzioni internazionali (come quella di Madrid).

Le funzioni del marchio

Il marchio svolge una funzione importante: accresce la fiducia nel consumatore grazie alle campagne di comunicazione e marketing sviluppate dalle aziende per il proprio brand.

La registrazione del marchio, oltre a definire una tutela legale per l’impresa, diventa una scelta strategica che permette alle aziende di ottenere tre importanti obiettivi:

• accrescere la brand reputation,
• rendere il prodotto autonomo e riconoscibile,
• evidenziare il valore intrinseco del prodotto e aumentare quello economico.

Durante la cessione di un’azienda, il marchio rappresenta un valore prezioso, per questo in fase di creazione di un’impresa suggeriamo di registrare subito il marchio e tutelarlo a livello giuridico. 

Requisiti del marchio 

Di seguito elenchiamo le caratteristiche che deve possedere un marchio per essere meritevole di tutela.

• Lecito: non contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Non deve trarre in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.
• Originale: non copia il segno distintivo di un altro brand che opera in settori affini. L’originalità è valutata in relazione all’ambito territoriale in cui si vuole registrare il marchio.
• Vero: non trae in inganno circa la provenienza, la natura o la qualità del prodotto a cui è associato.
• Distintivo: non si possono registrare parole di uso comune il cui scopo è descrivere il prodotto.
• Ci sono tuttavia alcuni casi in cui la caratteristica distintiva potrebbe sussistere anche in presenza di un nome comune: se “pomodoro rosso” non può essere associato a un brand che vende pomodori, “Rosso Pomodoro” può essere utilizzato per una pizzeria perché l’accezione è diversa. L’aver abbinato due termini di norma separati e in un ordine diverso dal comune, conferisce capacità distintiva al marchio (affermazione fatta in una sentenza che vedeva coinvolto il franchising Rosso Pomodoro). Minore è la capacità distintiva del marchio, minori sono le possibilità di impedire ai competitor di utilizzare parole simili.
• Uso: una volta registrato, il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dal momento della registrazione per essere riconosciuto meritevole di tutela.

Queste caratteristiche rappresentano i requisiti necessari ai fini della registrazione del marchio per ottenere la tutela giurisdizionale del simbolo.

La mancanza delle caratteristiche elencate non impedisce di utilizzare il segno distintivo che abbiamo scelto per il nostro brand o servizio. L’unica cosa a cui potremo però aspirare sarà una tutela giurisdizionale successiva e limitata riservata al marchio di fatto.

Cosa non può essere registrato come marchio?

Non tutti i simboli possono essere registrati come marchio. Secondo il MISE, non è possibile registrare:

• ritratti di persone, nomi e segni notori se non è prestato il consenso;
• stemmi, bandiere e altri simboli che rivestono interesse pubblico;
• marchi contenenti parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici;
• stemmi di partiti politici;
• segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (ai sensi del Codice Penale e delle leggi penali);
• Indicazioni geografiche (artt. 29-30 CPI);
• riproduzioni di opere d’arte o di beni culturali.

Il titolare del marchio

Chiunque può registrare il marchio – persone giuridiche e persone fisiche -, purché ne faccia l’uso previsto dalla legge.

Secondo il Codice civile:

Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Tutela del marchio

Il concetto di marchio è legato a quello di tutela. L’efficacia della tutela è diversa in base alle caratteristiche del marchio. Facciamo tre distinzioni.

Il marchio registrato rispetto al marchio di fatto: se il marchio registrato gode di una tutela presunta, il marchio di fatto può essere salvaguardato entro certi limiti territoriali e d’uso, e solo se il giudice lo reputa meritevole di tutela.

Il marchio forte rispetto al marchio debole: si sconsiglia di utilizzare termini di uso comune per il naming di un marchio perché la normativa prevede che non possa essere richiesto l’uso esclusivo del termine. Ci sono brand che grazie al marketing hanno trasformato un marchio debole in marchio forte, come ad esempio Divani & Divani: questa operazione è però rischiosa e non c’è un esito certo di tutela.

Il marchio celebre rispetto al marchio ordinario: il marchio celebre è riconosciuto da un’ampia platea di consumatori e gode di una tutela maggiore che si estende al di là dei prodotti per cui è registrato. L’obiettivo della registrazione è proteggerlo oltre la concorrenza, perché si tutela la reputation del brand. La rinomanza del marchio viene determinata in sede giudiziale.

La tutela del marchio è disciplinata dal Codice di proprietà industriale, che dedica un’apposita sezione al marchio registrato.

La protezione del marchio

Il marchio viene protetto con due tipologie di divieto.

Il divieto di concorrenza sleale si esplicita in quattro punti:

• soggetti diversi non possono utilizzare lo stesso segno distintivo o uno simile per servizi e prodotti affini;
• il diritto di riavere l’assegnazione del dominio identico al proprio marchio;
• il diritto di impedire a terzi di utilizzare il marchio come keyword all’interno di una strategia di marketing volta a scalare la SERP;
• se il marchio viene registrato si può utilizzare il simbolo ® dopo la registrazione.

Il divieto di contraffazione che consente al soggetto di avvalersi di diversi strumenti:

• il blocco delle merci alla dogana se arrivano dall’estero;
• il ritiro dei prodotti dal commercio;
• il risarcimento del danno.

La tutela del marchio è limitata all’ambito territoriale d’uso del marchio e alle classi merceologiche per cui il marchio è utilizzato.

L’efficacia della tutela è legata alla registrazione del marchio: più un marchio è forte, più sarà tutelato anche dai segni distintivi uguali o simili.

Il trasferimento del marchio

È possibile trasferire il marchio solo se è registrato. Per farlo, abbiamo a disposizione tre modalità.

La cessione come ramo di azienda: la titolarità del marchio può essere ceduta solo se non trae in confusione il consumatore. La cessione ha effetto fino alla scadenza dei 10 anni dalla registrazione da parte del primo titolare.

La licenza: si consente un determinato uso al licenziatario. La licenza è esclusiva quando il titolare del marchio rinuncia all’utilizzo; o non esclusiva quando sia il licenziante che il licenziatario utilizzano il segno distintivo.

Il merchandising: viene concesso un uso specifico del marchio celebre.

L’estinzione del marchio

Anche i marchi possono estinguersi attraverso tre modalità.

Per volgarizzazione: il nome del marchio diventa di uso comune, al punto da perdere la connessione del marchio al brand. Di esempi ce ne sono molti: la Moka, le Sottilette, i Kleenex, il Mocio, il Borotalco. Leggi questo articolo per sapere come non rischiare di perdere il marchio per volgarizzazione.

Per decadenza: se entro 5 anni dalla registrazione il marchio non viene utilizzato, si estingue.  

Per illiceità sopravvenuta: viene meno il requisito di verità, per cui si è fatto un uso illecito del marchio, contravvenendo alle norme di ordine pubblico e buon costume. Un esempio è il marchio “Falso d’Autore” dichiarato illegittimo dal tribunale di Napoli su istanza di noti marchi di cosmetica. La ditta convenuta aveva creato il marchio per confondere i consumatori: sul fronte dei prodotti veniva posto il marchio del brand di cosmetica e sul retro in piccolo il marchio “Falso d’Autore”.

L’estinzione del marchio non avviene mai d’ufficio, ma deve essere dichiarata con procedimento giurisdizionale o amministrativo.

Tipi di marchio, in base alla forma

I marchi si distinguono innanzitutto per la loro forma.

• Figurativo: consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali. Può essere un layout, un font, una combinazione di colori.
• Denominativo: di solito è il naming e comprende solo lettere, numeri e caratteri tipografici standard. Se registriamo solo un marchio denominativo non saranno tutelati il colore, il font e il suo aspetto.
• Misto: contiene elementi figurativi ed elementi nominativi.
• Tridimensionale: una forma particolare. Ne è un esempio la Vespa, il cui modello è protetto come marchio, quindi non replicabile da competitor.
• Di posizione: la modalità di apposizione di un segno in un oggetto. Ad esempio, una grafica presente in un determinato punto di una marca di sneakers.
• Di movimento: viene tutelato il movimento o il cambio di posizione. Ad esempio, una gif come quella della Vodafone.
• A motivi ripetuti: uno sfondo con figure geometriche uguali tra loro.
• Di colore: un unico colore o una combinazione di colori.
• Marchio sonoro e multimediale: sono di recente introduzione.

Tipi di marchio, in base alla titolarità

• Marchio individuale: identifica un prodotto o un servizio di un brand. Ad esempio la candeggina ACE. Questo tipo di marchio non è associato all’azienda quindi, se il prodotto non funziona, si può togliere dal mercato senza grosse ripercussioni sul brand.
• Marchio d’impresa: identifica il brand.
• Marchio collettivo: garantisce una determinata caratteristica che accomuna più prodotti. Ad esempio “pura lana vergine”. Questo tipo di marchio non può essere apposto da un produttore o da un rivenditore, ma viene assegnato dal personale adibito a garantire determinati standard di qualità. Scopri qui se puoi registrate il marchio collettivo.

Il nome a dominio è un marchio?

L’assegnazione di un nome a dominio non conferisce al dominio la tutela propria del marchio.

In base al codice di proprietà industriale, il nome a dominio è un segno distintivo e attorno ad esso si svolge un’ampia attività di marketing. Se vogliamo ottenere la tutela propria del marchio, va fatta apposita richiesta all’autorità competente per la registrazione.

L’autorità predisposta a concedere i nomi a dominio non è tenuta a verificare la liceità della domanda, anche perché lo stesso naming potrebbe essere associato come marchio a classi merceologiche diverse rispetto a quelle trattate sul sito web di cui si richiede la registrazione del dominio.

Le autorità hanno competenze diverse e il regime giuridico per il dominio è diverso dal regime giuridico per il marchio.

Conclusioni sul marchio

Per ottenere la registrazione del marchio e avere una tutela forte, suggeriamo di eseguire un’analisi di fattibilità prima di depositare il marchio.

Quando sei in fase di ideazione del marchio, il legale di fiducia può affiancarti per verificare che il marchio denominativo o figurativo scelto abbia i requisiti di legge per essere registrato.

L’avvocato effettua l’analisi di fattibilità rispetto ai competitor che si potrebbero opporre in fase di registrazione e anche solo accusarti di concorrenza sleale se non registri il marchio.

L’analisi di fattibilità ha un livello di difficoltà crescente in base alla tipologia di registrazione che si intende fare: italiana, europea o internazionale.

Il marchio deve essere salvaguardato anche durante il suo ciclo di vita: ricordati di rinnovare il marchio ogni dieci anni se continui a utilizzarlo e di verificare che nessun competitor si stia proponendo su mercato con un marchio uguale al tuo.

Hai un marchio di tua proprietà e vorresti registrarlo? Vediamo insieme in che modo tutelarlo.