⚖️ Marchio di fatto, cos’è e quando è tutelato

Il marchio di fatto è un marchio che non è stato registrato, ma utilizzato da tempo per la commercializzazione dei servizi o prodotti e che ha ottenuto visibilità e capacità distintiva rispetto al target di clientela e al territorio di riferimento. La tematica diventa rilevante in sede di controversia. A dispetto di ciò che di quel che si potrebbe pensare, infatti, il marchio di fatto gode di una tutela giuridica che, in casi eccezionali, è più forte della tutela riservata al marchio registrato, determinandone la nullità. 

Fissiamo quindi un punto fermo: è il giudice che stabilisce che un marchio di fatto è meritevole di tutela in base agli elementi di prova forniti dalla parte che reclama il diritto all’uso del marchio non registrato. 

La conseguenza è che non registrare un marchio rimane un rischio.  

La differenze tra marchio di fatto e marchio registrato

La grossa differenza tra marchio di fatto e marchio registrato è che quest’ultimo gode di una tutela presunta, mentre il marchio di fatto viene tutelato solo se un giudice valuta essere meritevole di tutela in base a diversi criteri, in primis la notorietà acquisita. 

La tutela riservata al marchio di fatto è, inoltre, una tutela limitata all’autorizzazione ad utilizzarlo solo nei limiti dell’ambito del preuso. Pertanto, se il brand vuol fare un’estensione di linea, non può utilizzare quel segno distintivo.

Non esiste una legge che impone ad un imprenditore di registrare un marchio. Si consiglia di farlo in virtù delle tutele legali che ne conseguono. In particolare, la tutela riguarda il divieto per eventuali competitor di utilizzare un marchio uguale o simile, tale da ingenerare nel consumatore il dubbio circa l’identità di brand. 

Ricordiamo infatti che la tutela del marchio riguarda:

• la contraffazione;
• la concorrenza sleale.

L’intensità della tutela del marchio registrato dipende invece dall’aver creato un marchio debole o un marchio forte.  Quindi siamo innanzi tutto di fronte a 2 momenti diversi di tutela.

Il marchio, se registrato, viene tutelato già prima della creazione di una brand identity collegata al marchio stesso. Il che significa che non c’è l’urgenza di creare una strategia promozionale attorno al marchio perché la tutela non è legata alla notorietà ma al riconoscimento legale che c’è a priori. Tuttavia, entro 5 anni dalla registrazione, il marchio deve essere oggetto di uso effettivo per i prodotti per cui è stato registrato e deve essere utilizzato in maniera continuativa per 5 anni (salvo motivi eccezionali che ne impediscono l’uso).

Invece il marchio non registrato riceve tutela solo dopo un certo periodo di utilizzo, affinché la sua pubblicizzazione favorisca l’identificazione con il brand e la riconoscibilità agli occhi e nella mente dei consumatori. Quindi, anche se la valutazione viene fatta da un giudice, non si può certo sperare di avere la tutela del marchio di fatto dopo 6 mesi o un anno che il brand è sul mercato. 

​Il marchio di fatto può invalidare un marchio registrato?

La risposta è sì. Ma quando? Torniamo ai requisiti per registrare un marchio:

• Liceità: il marchio non deve contenere segni vietati dalla legge;
• Verità: il marchio non può contenere riferimenti ingannevoli per il consumatore;
• Originalità: il marchio non può essere un’espressione di uso comune;
• Novità: ed è la caratteristica che ci interessa.

Se viene riconosciuto un marchio di fatto antecedente, automaticamente viene meno il requisito della novità del marchio successivo. E il venir meno di questo requisito comporta la nullità del marchio registrato (salvo eccezioni in casi specifici). Oppure, se il marchio registrato non viene dichiarato nullo, perde comunque il diritto di esclusiva in base al preuso del marchio di fatto. 

Tuttavia, come vedremo nel prosieguo dell’articolo, il fattore che determina se il marchio di fatto è meritevole di tutela al punto da poter contribuire alla dichiarazione di nullità del marchio registrato, è l’ambito territoriale di notorietà: se tale ambito è nazionale o addirittura internazionale, allora il marchio di fatto può invalidare il marchio registrato. Se la notorietà è in ambito territoriale locale, il marchio non registrato potrà essere ancora utilizzato solo in quell’ambito circoscritto. 

Quali sono i requisiti per cui il preuso rende i marchi di fatto meritevoli di tutela?

Come già detto in precedenza non c’è una norma che stabilisce i requisiti per rendere i marchi non registrati meritevoli di tutela, quindi bisogna prendere come riferimento le sentenze che hanno invalidato un marchio registrato e favorito il marchio di fatto. 

Le caratteristiche comuni sono:

• la notorietà del segno come marchio;
• il tempo d’uso: l’utilizzo effettivo e costante di quel segno;
• capacità distintiva nell’ambito territoriale in cui il segno distintivo è stato utilizzato.

La giurisprudenza ha introdotto l’espressione secondary meaning che racchiude tutte queste caratteristiche. Il secondary meaning, ossia il preuso marchio, permette sia di rendere un marchio di fatto meritevole di tutela sia di trasformare un marchio in origine debole in un marchio forte. 

È il caso per esempio di “Riminifiera” che ha entrambe le caratteristiche: è sia un marchio di fatto, sia un marchio debole. Eppure l’uso costante e ripetuto anche in ambito internazionale ha determinato la nullità del marchio registrato successivamente “Riminifiere”. La tutela del marchio di fatto in questo caso è dovuta alla notorietà su scala addirittura internazionale.

Ma quello di Riminifiera è un caso eccezionale: normalmente il marchio non registrato sarà tutelato nei limiti territoriali del preuso e non potrà estendere il proprio ambito di applicazione né a livello territoriale né a livello di prodotti. Quindi se si ha in mente di scalare il mercato, questo rappresenta un forte limite. 

In cosa consiste la tutela del marchio di fatto?

La tutela del marchio è disciplinata dal Codice di proprietà Industriale. Il codice ha un apposita sezione dedicata al marchio registrato.

Per la tutela marchio non registrato bisogna far riferimento a più disposizioni legislative:

• art. 1 Codice di proprietà industriale: per cui i segni distintivi diversi dal marchio registrato sono meritevoli di tutela se ricorrono i requisiti di legge;
• art. 12, comma 1 Codice proprietà industriale: divieto di registrare come marchio d’impresa un segno già noto come marchio. E qui la giurisprudenza dà un’interpretazione estensiva di marchio già noto, intendendo sia quello registrato che quello di fatto;
• art. 2571 codice civile: permette al titolare del marchio di fatto di continuare ad utilizzare il marchio anche se registrato da altri, nei limiti in cui il titolare del marchio registrato non ne faccia uso. Questo articolo, letto con la disposizione che prevede il limite d’uso del titolare del marchio registrato, fornisce un’importante tutela al marchio di fatto.

Se un marchio di fatto ha la stessa tutela di un marchio registrato, o in certi casi addirittura superiore, tale da invalidare il marchio registrato, perché dovresti spendere soldi per la registrazione del marchio? Per il semplice fatto che la tutela del marchio registrato è una tutela certa, mentre la tutela del marchio non registrato non ha certezza e bisogna arrivare ad un contenzioso per farla valere.

Se un marchio registrato non viene adeguatamente tutelato è perché non è stata fatta un’idonea analisi di fattibilità a monte. Infatti l’analisi di fattibilità, condotta dallo studio legale di fiducia, fatta prima di investire energie e soldi in un segno distintivo permette di prevenire ogni rischio. 

​Il marchio di fatto all’estero

In molti Paesi esteri non esiste il marchio di fatto, o meglio non viene tutelato. Quindi chi registra il marchio per primo sarà tutelato. Un esempio interessante è la Cina. Molti italiani che esportano, sicuri della forza giuridica di cui gode il loro marchio di fatto, non fanno la registrazione. 

Succede poi che chi acquisisce il know-how del prodotto, a causa ad esempio dei rapporti commerciali che si vengono a creare, registra anche il marchio. In questo modo l’italiano non può più utilizzare il marchio in Cina e il cinese si inserisce nel target dei clienti del brand italiano sostituendolo. 

Le conclusioni sul marchio di fatto

Se confrontiamo i costi della registrazione del marchio rispetto ai costi, ai tempi e all’incertezza dell’esito di un contenzioso per far valere i marchi di fatto, sicuramente è meglio affrontare l’iter della registrazione del marchio. 

Ma prima ancora di chiedere al proprio legale di fiducia di registrare il marchio, è opportuno richiedere un’analisi di fattibilità a livello Italiano o europeo a seconda degli interessi, in modo da verificare se c’è un marchio registrato o di fatto che può ostacolare la registrazione del nostro. 

In cosa consiste l’analisi di fattibilità?

• Analisi dei requisiti di anteriorità e similitudine dei marchi già registrati 
• Analisi dei requisiti di validità anche in relazione ai competitor 
• Analisi dei social network e nomi a dominio inerenti il marchio da registrare. Infatti può accadere che un nuovo brand acquisti prima il dominio e dopo registri il marchio, e questo fa accendere un campanello d’allarme circa la pre-esistenza di un marchio di fatto. 

L’analisi di fattibilità non è compresa nella richiesta di registrazione del marchio ed è opportuno farla prima di programmare qualsiasi strategia di brand su quel segno. 

Legal For Digital saprà fornirti l’analisi di fattibilità di cui hai bisogno e assisterti nel successivo iteri di registrazione marchio. Fissa una consulenza per avere maggiori dettagli e iniziare il percorso verso l’ottenimento di una tutela più solida.