⚖️ Cessione marchio, come trasferire il marchio registrato

Sai che puoi monetizzare attraverso la cessione del marchio? 

Come diciamo a tutti i nostri clienti registrare il marchio è fondamentale per tutelare il brand. Ma non tutti sanno che il marchio è anche un asset economico aziendale da cui si possono trarre profitti. 

Come? Attraverso la cessione permanente o temporanea del segno distintivo.

I titoli di proprietà industriale, come il marchio, possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito.

Quindi se deciderai di liquidare la tua azienda, e il tuo marchio è appetibile, potrai trarne profitto. Ma non solo in questo caso: puoi trasferire il marchio e mantenere attiva la tua attività d’impresa!

La cessione può essere definitiva (fino a scadenza della registrazione), quando si cede la proprietà del marchio. Oppure temporanea, quando si stipula un contratto di licenza d’uso del marchio.

La cessione del marchio deve essere fatta secondo le regole previste dal Codice Civile per la cessione di beni mobili registrati.

Cessione marchio: un po’ di storia

La cessione del marchio non è consentita da sempre. La prima legge che ha disciplinato il marchio ne vietava la cessione. O meglio, il marchio poteva essere ceduto solo con l’azienda. Questa regola è rimasta in vigore dal 1968 fino al 1942.

Nel 1942 sono stati promulgati il Codice Civile e la legge 929 sui marchi. Con queste norme si ribadisce che il marchio può essere ceduto solo con l’azienda, ma si introduce un’importante novità: il marchio può essere trasferito insieme al ramo d’azienda.

Ma affinché si potesse attuare questa possibilità era necessario che i prodotti, facenti parte di quel ramo d’azienda, avessero dei loro marchi specifici. Quindi non si poteva trasferire il marchio corrispondente al nome del brand, ma solo il marchio corrispondente al nome del prodotto. 

Il trasferimento del marchio oggi

Il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I) emanato nel 2005 ha finalmente introdotto una disciplina univoca per la proprietà intellettuale, semplificando e riorganizzando i circa 40 testi normativi che si occupavano della materia. 

L’art. 23 del C.P.I. stabilisce che 

Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

Se il marchio è registrato in più classi, si può cedere la proprietà anche per una sola classe, si parla in questo caso di cessione parziale del marchio. 

Anche il marchio di fatto può essere ceduto. Ovviamente il suo valore economico sarà inferiore rispetto a quello del marchio registrato.  Chi usa un marchio senza registrarlo ha la possibilità di continuare ad utilizzarlo, anche se la registrazione viene effettuata da terzi, con le modalità e nel territorio in cui lo ha sempre utilizzato, ma senza poter vantare un uso esclusivo del marchio. 

Limiti della cessione di marchio: tutela dei consumatori

L’ultimo comma  dell’art. 23 del C.P.I. stabilisce: 

In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.

Anche se il C.P.I. prevede che il marchio può essere ceduto, vanno comunque tutelati i consumatori, che  devono non essere tratti in confusione per un uso ingannevole del marchio. 

Facciamo un esempio: se il marchio che viene ceduto era associato a un prodotto di standard alto, come un’automobile da collezionisti, lo stesso marchio non potrà essere associato, dopo la cessione, a un’automobile il cui valore è di poche migliaia di euro. Il consumatore potrebbe pensare che le auto siano prodotte dalla stessa casa automobilistica e abbiano il medesimo standard qualitativo.

Quindi la cessione del solo marchio è possibile, ma deve non trarre in inganno il consumatore. 

Cosa  succede se l’uso del marchio è idoneo a ingannare il pubblico?

La risposta nell’art. 14 comma 2 del C.P.I.:

Il marchio d’impresa decade:

se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

Come si fa il trasferimento del marchio in Italia?

Per trasferire il marchio è necessaria la scrittura privata. Per rendere opponibile a terzi il cambio di titolarità del marchio serve invece la Trascrizione, che ha efficacia dichiarativa. La Trascrizione viene può essere eseguita presso l’ufficio in cui è stato registrato il marchio. L’istanza può essere presentata direttamente dal richiedente oppure dal suo avvocato.

Per presentare l’istanza di trascrizione bisogna registrare il contratto di cessione del marchio presso il Mise.

Quindi, per ricapitolare: la cessione marchio può essere fatta tramite contratto scritto. Ma per rendere pubblico ed efficace nei confronti di terzi il trasferimento della proprietà del marchio è necessaria la trascrizione.

I documenti necessari per procedere alla trascrizione sono il contratto di cessione, l’attestazione del pagamento delle tasse per la registrazione.

Cessione di marchio Europeo

La normativa di riferimento è il Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea. In tema di trasferimento del marchio i principi da tenere in considerazione sono:

• unità del diritto: il titolare può trasferire il marchio non solo nei singoli Stati ma anche per tutta l’Unione, con un unico atto
• trasferimento parziale: anche in Europa vige il principio per cui il marchio può essere trasferito solo per alcune classi merceologiche. Quindi se il titolare del marchio vende scarpe e accessori ma cede il marchio solo per le scarpe, può continuare a utilizzarlo per gli accessori.

La cessione di un marchio o la licenza d’uso deve essere trascritta all’EUIPO attraverso un’apposita istanza. La trascrizione ha efficacia contro terzi.

Contratto tipo di cessione del marchio

Le parti sono “la cedente” che si identifica con il titolare del marchio, e “la cessionaria” che è colui che acquista il marchio.

Le clausole su cui bisogna fare particolare attenzione sono quelle che identificano il marchio da cedere e l’oggetto del contratto. 

Per quanto riguarda l’identificazione del marchio è necessario che non vi sia alcuna incertezza sul titolo trasferito. Quindi bisogna specificare

• n. del marchio o della domanda,
• data di registrazione,
• Paese di registrazione.

Nel caso in cui si cedono numerosi marchi o marchi tutelati in più Paesi è consigliabile inserire un allegato. 

Per quanto riguarda l’oggetto del contratto si tratta di specificare se si cede la proprietà piena ed esclusiva del marchio, oppure se si cede il diritto di proprietà parziale.

Altre clausole importanti sono:

• definizione del prezzo,
• legge applicabile,
• garanzia del licenziante di essere titolare del marchio,
• definizione di oneri e spese,
• modalità di risoluzione delle controversie e foro competente.

Contratto di licenza di marchio

Con la concessione in licenza d’uso, il titolare del marchio permette ad altri di utilizzarlo in cambio di un canone, senza perdere la titolarità.

In questo caso si utilizza il contratto di licenza d’uso del marchio.

Quali sono i vantaggi della licenza d’uso?

Questo tipo di contratto di licensing, può essere sfruttato nell’ambito del franchising, ad esempio. Grazie a questa formula il proprietario del marchio vedrà rafforzata la notorietà del brand, che sarà associato ad uno specifico modus operandi. E trarrà utili dall’uso del segno distintivo da parte di altri imprenditori. 

Qualora un marchio sia ceduto in licenza a più produttori, al fine di tutelare i consumatori, il C.P.I. stabilisce che il licenziatario si assume contrattualmente la responsabilità di uniformare la propria produzione su cui appone il marchio a quella del titolare del marchio o a quella degli altri licenziatari.

Come si calcola il valore di un marchio?

I marchi sono segni distintivi che hanno un valore economico iscritto a bilancio. 

Il marchio, pur essendo un bene immateriale,  ha un valore economico, e fa parte del patrimonio aziendale.

Tuttavia non è possibile stabilire in via preventiva quanto costa un marchio.

La valutazione deve essere fatta in base a diversi parametri:

• notorietà,
• a quante categorie di prodotti è associato il marchio,
• fedeltà del pubblico a quel brand/marchio.

Inoltre bisogna vedere se il marchio viene ceduto per tutte le classi di Nizza per cui è stato registrato oppure no. 

Quindi la stima va fatta in base a una complessa analisi di mercato (accertamenti due intelligence). 

La scelta di acquistare un marchio è legata alla strategia di mercato del business che intende subentrare. Se l’obiettivo è avere una fetta di mercato già acquisita, con un pubblico ben fidelizzato, allora pagherà molto il marchio, ma dovrà spendere meno nella fase di promozione.

Se invece ha interesse ad acquisire quel segno distintivo perché, pur poco conosciuto, rispetta l’identità del nuovo brand, a costo inferiore del marchio corrisponderà investimento superiore in marketing.

Quanto costa comprare il marchio

Per quanto riguarda i costi, ricordiamo che anche se si è acquistata la proprietà del marchio, questa non sarà per sempre, ma durerà fino alla scadenza decennale della registrazione, quando sarà possibile rinnovarla a cura del cessionario. 

Il costo della registrazione dipenderà da

• ambito territoriale di registrazione
• numero di classi di Nizza per cui il marchio dovrà essere registrato. 

Ci sono poi le spese per la registrazione del marchio al Mise.

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