Esaurimento del marchio: cosa può fare il titolare per controllare la rivendita dei propri prodotti

08 Dicembre 2025 Brunella Martino

Hai registrato il tuo marchio. Poi un giorno scopri che qualcuno sta rivendendo i tuoi prodotti su un e-commerce che non hai mai autorizzato, magari a prezzi ribassati che sviliscono il posizionamento che hai costruito in anni. La domanda viene spontanea: posso fermarlo?

La risposta dipende da un principio che si chiama esaurimento del marchio. In sostanza, una volta che hai venduto un prodotto nel mercato europeo, o qualcuno l’ha fatto con il tuo consenso esplicito, perdi il diritto di controllarne la circolazione successiva. Chi lo compra può rivenderlo, e tu non puoi farci nulla.

O meglio: non puoi farci nulla in linea generale. Ci sono però eccezioni. Se le conosci, puoi opporti; se non le conosci, subisci.

Nel 2023 la Cassazione ha chiarito cosa serve per bloccare una rivendita non autorizzata, e cosa invece non basta, anche se pensi di avere ragione. Vediamo insieme cosa puoi fare.

CONTENUTO DELL'ARTICOLO

1 Cos’è l’esaurimento del marchio
2 Quando l’esaurimento non si applica: i motivi legittimi
3 Distribuzione selettiva: lo strumento per proteggere il tuo brand
4 Prodotti importati dall’estero: quando puoi bloccarli
5 Cosa fare se qualcuno rivende il tuo prodotto senza autorizzazione?
6 Legal for Digital: consulenza legale per chi vuole proteggere il proprio brand

Cos’è l’esaurimento del marchio

Quando immetti un prodotto sul mercato, direttamente o attraverso un distributore autorizzato, il tuo diritto di controllarne la circolazione si esaurisce. Da quel momento, chi acquista il prodotto può rivenderlo liberamente, e tu non puoi impedirlo.

Lo stabilisce l’articolo 5 del Codice della Proprietà Industriale (CPI): le facoltà esclusive del titolare di un marchio finiscono una volta che i prodotti sono stati messi in commercio nel territorio italiano o in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

A livello europeo, lo stesso principio è sancito dall’articolo 15 della Direttiva UE 2015/2436 e dall’articolo 15 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea. La ratio è identica ovunque: tutelare la libera circolazione delle merci nel mercato unico. Se ogni titolare di marchio potesse bloccare qualsiasi rivendita successiva alla prima, di fatto potrebbe segmentare i mercati nazionali, controllare i prezzi in ogni paese e impedire la concorrenza. L’Europa ha deciso che questo non si può fare.

Attenzione però: l’esaurimento riguarda solo i prodotti immessi nel SEE. Se il tuo prodotto è stato venduto per la prima volta negli Stati Uniti, in Cina o nel Regno Unito post Brexit, l’esaurimento non scatta. In quel caso, chi importa quel prodotto in Europa senza il tuo consenso sta violando il tuo marchio, e puoi agire. Torneremo su questo punto più avanti.

Per chi ha un brand, cosa implica il principio di esaurimento?

Significa che una volta venduto il prodotto nel mercato europeo, perdi il controllo su dove finisce e a che prezzo viene rivenduto. Quel rivenditore che non ti piace, quel canale che svilisce il tuo posizionamento, quel negozio che mischia i tuoi prodotti con merce di fascia bassa, in linea di principio, devi accettarli.

Il marchio ti dà il diritto esclusivo di usare il segno, ma non ti dà un potere assoluto sulla vita commerciale del prodotto dopo la prima vendita. Questo è il compromesso che l’ordinamento ha scelto: proteggere il marchio come segno distintivo, ma non trasformarlo in uno strumento per controllare l’intero mercato a valle.

Detto questo, il legislatore ha previsto delle eccezioni: l’articolo 5 del CPI ha anche un comma 2, e lì si aprono spazi importanti per chi vuole opporsi alla rivendita. Vediamo quando.

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Quando l’esaurimento non si applica: i motivi legittimi

Il comma 2 dell’articolo 5 del CPI introduce una deroga importante: il titolare del marchio può opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti quando sussistono motivi legittimi. La norma fa un esempio esplicito: il caso in cui “lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio“; ma lo introduce con le parole “in particolare”. Significa che l’alterazione del prodotto è un motivo legittimo tipico, ma non l’unico possibile. La formula è volutamente aperta, e lascia spazio ad altre situazioni in cui il titolare può opporsi.

Quali siano queste altre situazioni lo ha chiarito la giurisprudenza, italiana ed europea, in decenni di pronunce. Oggi i motivi legittimi riconosciuti si possono raggruppare in tre categorie.

Prodotto alterato o modificato

Se qualcuno interviene sul prodotto dopo l’acquisto, cioè lo modifica, lo ricondiziona, lo manipola, puoi opporti. Un profumo riconfezionato, un capo di abbigliamento con etichette rimosse, un orologio con componenti sostituite: in questi casi puoi opporti alla rivendita perché il prodotto non è più quello che hai immesso sul mercato.

Il principio che sta alla base di questa eccezione è la funzione di garanzia del marchio: il consumatore che vede il tuo segno distintivo si aspetta un prodotto con determinate caratteristiche, quelle che tu hai deciso. Se qualcuno altera quelle caratteristiche e poi rivende il prodotto col tuo marchio ancora sopra, sta ingannando il consumatore e sfruttando la tua reputazione per qualcosa che non hai prodotto tu, o, almeno, non in quella forma.

La modifica non deve essere necessariamente radicale. Anche interventi che sembrano marginali possono bastare, se incidono sulla percezione del prodotto o sulla sua riconducibilità a te.

Rimozione o alterazione del packaging e delle etichette

Anche senza toccare il prodotto in sé, chi rimuove o modifica le informazioni sulla confezione può far scattare il diritto di opposizione. La confezione non è solo un involucro: comunica informazioni sul prodotto, sulla sua origine, sulle modalità d’uso. Quando queste informazioni vengono eliminate o alterate, il consumatore perde riferimenti importanti, e tu perdi il controllo su come il tuo prodotto viene presentato al mercato.

Il Tribunale di Milano (RG n. 38739/2018) ha riconosciuto che la rimozione della pellicola esterna e la copertura dei codici a barre su profumi originali costituisce un’alterazione sufficiente a escludere l’esaurimento. Queste modifiche possono infatti generare dubbi sull’origine e sull’autenticità del prodotto, e questo ricade sulla reputazione del marchio.

Lo stesso vale per la rietichettatura. Chi riconfeziona o rietichetta i tuoi prodotti può farlo, in certi casi senza violare il marchio, ma solo rispettando condizioni stringenti:

la nuova etichetta non deve alterare il prodotto,
deve indicare chiaramente chi ha fatto la rietichettatura,
chi è il produttore originale
non deve danneggiare la reputazione del marchio,
chi rietichetta deve avvisarti prima della commercializzazione.

Questi criteri derivano dalla giurisprudenza europea sul riconfezionamento farmaceutico (le cosiddette “condizioni BMS”, dal caso Bristol-Myers Squibb), ma si applicano per analogia anche ad altri settori.

Danno alla reputazione del marchio

Qui le cose si fanno più interessanti, ma anche più complesse. Anche quando il prodotto è integro, originale, con packaging intatto, puoi opporti alla rivendita se questa danneggia la reputazione del tuo marchio.

La Corte di Giustizia UE, a partire dal caso Dior/Copad del 2009, ha stabilito che per i prodotti di lusso l’aura di prestigio è un elemento essenziale del marchio stesso. Non si tutela solo la funzione distintiva (sapere che quel prodotto viene da te), ma anche la funzione attrattiva e di immagine. Danneggiare quell’aura significa danneggiare il marchio. Quindi, se i tuoi prodotti vengono venduti in un contesto inadeguato, come un discount, un negozio con scaffali disordinati, merce esposta accanto a detersivi o cibo per animali, puoi avere un motivo legittimo per opporti.

Il Tribunale di Milano, nel caso Chanel contro Tigotà (2023), ha applicato esattamente questo principio. I profumi Chanel erano originali, acquistati da fonti legittime, con confezioni integre. Ma venivano venduti in punti vendita con carrelli di plastica, scaffali poco curati, in un ambiente che nulla aveva a che fare con il posizionamento luxury del brand. Il Tribunale ha riconosciuto che quelle modalità di vendita erano lesive dell’immagine di lusso che Chanel aveva costruito, e ha inibito la commercializzazione.

Ovviamente non basta che il canale di vendita non ti piaccia. Non basta una preferenza estetica o commerciale. Devi dimostrare che quel contesto arreca un pregiudizio effettivo alla reputazione del brand. “Effettivo” significa che non puoi limitarti ad affermarlo: devi provarlo, con elementi concreti che dimostrino l’inadeguatezza del contesto rispetto al posizionamento del marchio.

E qui entra in gioco uno strumento specifico, che i titolari di marchi premium usano sempre più spesso per rafforzare la propria posizione: la distribuzione selettiva.

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Distribuzione selettiva: lo strumento per proteggere il tuo brand

La distribuzione selettiva è un sistema in cui il titolare del marchio sceglie di vendere i propri prodotti solo attraverso rivenditori che rispettano determinati requisiti. Non vendi a chiunque: vendi solo a chi soddisfa criteri che hai stabilito tu. Quei rivenditori, a loro volta, si impegnano a non rivendere a soggetti esterni alla rete.

Il Regolamento UE 2022/720 (che ha sostituito il precedente Regolamento 330/2010) definisce la distribuzione selettiva come un sistema in cui il fornitore si impegna a vendere i beni solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati, e questi distributori si impegnano a non vendere a rivenditori non autorizzati.

Questa disciplina è rilevante ai fini dell’esaurimento perché la giurisprudenza europea ha riconosciuto che l’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può rientrare tra i motivi legittimi che permettono al titolare di opporsi alla rivendita, anche quando i prodotti sono originali e sono stati regolarmente immessi nel mercato SEE.

La Corte di Giustizia UE, nel caso Copad/Dior del 2009, ha stabilito questo principio in modo chiaro: se hai un prodotto di lusso o di prestigio, e hai costruito una rete di distribuzione selettiva per preservarne l’immagine, puoi opporti alla commercializzazione da parte di soggetti esterni alla rete. Anche se quei soggetti hanno acquistato i prodotti da un tuo distributore autorizzato.

Questo è un punto importante.

Di norma, i contratti di distribuzione vincolano solo le parti che li firmano: tu e i tuoi distributori. Un terzo che compra dal tuo distributore e poi rivende non è legato da quel contratto, e in teoria potrebbe fare quello che vuole. Ma se riesci a dimostrare che la sua rivendita danneggia la reputazione del marchio, puoi agire anche contro di lui, non sulla base del contratto, ma sulla base del diritto di marchio.

Quando la distribuzione selettiva è lecita

Non puoi costruire una rete distributiva chiusa solo perché ti fa comodo controllare il mercato. La distribuzione selettiva è ammessa, e non viola le norme sulla concorrenza, solo se rispetta alcuni requisiti:

I criteri di selezione devono essere oggettivi e qualitativi: devono riguardare le caratteristiche del rivenditore (competenza del personale, qualità del punto vendita, servizi offerti), non la sua identità o localizzazione geografica
I criteri devono essere applicati in modo uniforme e non discriminatorio: non puoi accettare un rivenditore e rifiutarne un altro identico solo perché ti sta antipatico
Il sistema deve essere necessario per preservare la qualità o l’immagine del prodotto: devi poter giustificare perché quel tipo di prodotto richiede una distribuzione controllata
Le restrizioni imposte devono essere proporzionate all’obiettivo: non puoi vietare tutto, solo quello che serve a proteggere il valore del marchio.

Questi criteri derivano dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e sono stati ribaditi più volte, da ultimo nel caso Coty Germany del 2017. In quella sentenza, la Corte ha confermato che un marchio di cosmetici di lusso può legittimamente vietare ai propri distributori autorizzati di rivendere su marketplace come Amazon, perché la vendita su piattaforme di quel tipo, mescolata a prodotti di ogni fascia e senza controllo sull’esperienza d’acquisto, può danneggiare l’aura di lusso del brand.

Il test a tre condizioni della Cassazione: sentenza 7378/2923

Arriviamo al punto decisivo. Nel 2023, la Corte di Cassazione (sentenza n. 7378) ha messo ordine su cosa serve davvero per opporsi a una rivendita invocando la distribuzione selettiva.

La sentenza riguardava il caso Chantecler contro Gens Aurea: la maison orafa contestava la vendita dei propri gioielli da parte di un rivenditore non autorizzato, sostenendo che questo violasse la sua rete distributiva e danneggiasse la reputazione del marchio.

La Cassazione ha confermato che la distribuzione selettiva può essere un motivo legittimo per opporsi all’esaurimento, ma solo se ricorrono tre condizioni cumulative:

Il prodotto deve essere un bene di lusso o di prestigio, tale da giustificare la scelta di adottare un sistema distributivo selettivo
Il titolare deve aver effettivamente adottato un sistema di distribuzione selettiva, con criteri definiti e applicati in modo coerente
La commercializzazione da parte del rivenditore non autorizzato deve aver arrecato un pregiudizio concreto alla reputazione del marchio.

E nel caso Chantecler, ne mancavano due. La Cassazione ha rilevato che i criteri distributivi dichiarati da Chantecler non venivano applicati in modo uniforme: 25 dei 90 distributori della rete non rispettavano i parametri previsti. E soprattutto, Chantecler non aveva dimostrato un danno effettivo alla reputazione: aveva solo affermato che la vendita fuori dalla rete era di per sé lesiva, senza provare in che modo.

Chantecler quindi ha perso.

Prodotti importati dall’estero: quando puoi bloccarli

Immagina di vendere i tuoi prodotti anche fuori dall’Europa. Un giorno scopri che qualcuno ha comprato i tuoi prodotti da un mercato estero, li ha importati in Italia e li sta rivendendo a prezzi più bassi dei tuoi distributori ufficiali. Puoi fare qualcosa?

Sì, e sei in una posizione di forza.

L’esaurimento del marchio, come abbiamo visto, opera solo quando il prodotto viene immesso per la prima volta nel mercato dello Spazio Economico Europeo. Se la prima vendita è avvenuta fuori dal SEE (negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone, o anche nel Regno Unito dopo la Brexit) i tuoi diritti sul marchio in Europa restano intatti. Non si sono esauriti.

La Corte di Giustizia UE ha stabilito questo principio nella sentenza Silhouette del 1998, escludendo che gli Stati membri possano adottare l’esaurimento internazionale. L’Europa ha scelto un sistema di esaurimento regionale: i diritti si esauriscono solo dentro il SEE, non fuori.

L’onere della prova può complicare le cose

Di regola, è il rivenditore che deve dimostrare di aver acquistato prodotti legittimamente immessi nel SEE. Se non ci riesce, tu puoi agire. Ma la giurisprudenza europea ha introdotto un’eccezione.

Nel caso Van Doren, la Corte di Giustizia ha stabilito che se il tuo sistema di distribuzione non permette di distinguere i prodotti destinati al mercato europeo da quelli destinati ad altri mercati, l’onere della prova può invertirsi. In pratica: se non contrassegni i tuoi prodotti per area geografica, e il rivenditore non riesce a risalire all’origine perché il tuo sistema non lo consente, potresti dover essere tu a dimostrare che quei prodotti vengono da fuori Europa.

Questo principio è stato confermato nella sentenza HP contro Senetic (gennaio 2024): se rifiuti di collaborare nel chiarire l’origine dei prodotti, il giudice può trarne conseguenze a tuo sfavore.

Questo significa che chi importa quei prodotti in Italia senza il tuo consenso sta violando il tuo marchio, anche se i prodotti sono autentici, fatti da te, identici a quelli venduti in Europa. Il fatto che siano originali non conta: quello che conta è dove sono stati venduti la prima volta.

Quindi, se operi su più mercati, ti conviene adottare un sistema di tracciamento che distingua i prodotti per destinazione geografica. Codici prodotto diversi, etichette specifiche per mercato, documentazione che colleghi ogni lotto alla sua area di distribuzione. Così, quando ti trovi davanti a un’importazione parallela sospetta, puoi dimostrare che quei prodotti non erano destinati all’Europa e bloccarli.

Cosa fare se qualcuno rivende il tuo prodotto senza autorizzazione?

Se scopri che i tuoi prodotti vengono venduti da un soggetto non autorizzato, prima di agire devi porti alcune domande:

Da dove arrivano i prodotti? Se l’origine è extra-SEE, puoi agire per violazione del marchio. Se sono stati immessi nel mercato europeo, ti servono i “motivi legittimi” per opporti.
Hai una distribuzione selettiva documentata e applicata in modo coerente? Se sì, puoi invocarla. Se esiste solo sulla carta, non ti servirà.
Puoi dimostrare un danno concreto alla reputazione? Documenta il contesto di vendita, confrontalo con i tuoi standard, raccogli prove prima di muoverti.
Conviene agire? Se hai elementi solidi, parti con una diffida. Se non basta, valuta un’azione cautelare. Se gli elementi sono deboli, considera che un contenzioso perso crea un precedente sfavorevole.

Legal for Digital: consulenza legale per chi vuole proteggere il proprio brand

Registrare un marchio è la prima cosa. La seconda è decidere cosa farne e, soprattutto, cosa permettere agli altri di farne.

Se hai letto fin qui, probabilmente ti sei reso conto che la tutela del marchio non si esaurisce con il deposito. Costruire una rete distributiva che regga in giudizio, definire criteri che siano difendibili, documentare tutto nel modo giusto: sono attività che richiedono competenze legali specifiche, non template scaricati da internet.

In Legal for Digital lavoriamo con imprenditori digitali, e-commerce e agenzie che hanno costruito brand con fatica e vogliono proteggerli. Quello che facciamo:

Registrazione del marchio: dall’analisi di fattibilità al deposito presso UIBM, EUIPO o WIPO, a seconda di dove operi
Contratti di distribuzione: clausole che definiscono chi può vendere, dove, come
Consulenza sulla distribuzione selettiva: come costruire un sistema che rispetti i criteri della giurisprudenza europea e italiana
Gestione delle violazioni: valutiamo insieme se e quando agire, con diffide, negoziazioni o azioni legali
Sorveglianza del marchio: monitoriamo i nuovi depositi per intercettare chi prova a registrare marchi uguali o simili al tuo, intervenendo prima che diventino un problema

Non ti diciamo solo cosa non puoi fare. Ti aiutiamo a capire cosa puoi fare, e come farlo nel modo che ti tutela di più.

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Brunella Martino

Avvocato specializzato in privacy e proprietà intellettuale con 18 anni di esperienza, DPO, arbitro in materia societaria, autrice Flaccovio Editore, formatrice aziendale, socia FederPrivacy, già componente Aiga nazionale Dipartimento Diritto delle nuove tecnologie, Founder Legal for Digital studio dell'anno per il Sole 24 Ore e Corriere della Sera

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