⚖️ Come registrare un marchio

La registrazione di un marchio rappresenta l’atto formale attraverso il quale un simbolo, un nome o un logo vengono ufficialmente riconosciuti come esclusiva proprietà di un individuo o un’entità aziendale, garantendone l’uso esclusivo nel mercato. Questo processo conferisce al titolare diritti legali specifici, proteggendo il marchio da utilizzi non autorizzati che potrebbero generare confusione tra i consumatori o danneggiare l’immagine del brand. Essere proprietari di un marchio registrato significa anche poterlo sfruttare commercialmente con maggiore sicurezza e avere un’arma in più contro la contraffazione.

Tuttavia, la procedura per la registrazione di un marchio può essere complessa, con ostacoli e incertezze legate sia agli aspetti burocratici che legali. Problemi come la sovrapposizione con marchi preesistenti, la conformità alle categorie di registrazione o la definizione della giurisdizione di protezione sono solo alcuni degli intoppi che possono emergere.

La figura dell’avvocato specializzato ha un ruolo determinante, fornendo assistenza mirata per superare gli ostacoli burocratici, chiarire dubbi legali e strategici, e assicurare che il percorso di registrazione avvenga con la massima efficacia.

Attraverso questo articolo, intendiamo offrirti una guida dettagliata sul processo di registrazione del marchio, esplorando benefici, fasi cruciali e consigli pratici per affrontare il percorso con sicurezza e consapevolezza.

Perché dovresti registrare il marchio?

Registrare il marchio del tuo brand o dei tuoi prodotti assume una rilevanza decisiva nell’affermazione e nella difesa del tuo business, a ogni livello territoriale. Il marchio, infatti, non si limita a segnalare l’identità aziendale; è l’espressione dei valori, delle proposte e del supporto che intendi offrire ai tuoi clienti, fornendoti un’importante tutela legale in ogni area geografica in cui viene registrato.

Questa operazione previene l’appropriazione indebita del tuo successo da parte di terzi che potrebbero tentare di imitare il tuo segno distintivo. Attraverso esempi illustri come Testarossa di Ferrari o Bvlgari, emerge chiaramente come un marchio registrato si eriga a emblema di riconoscibilità, guidando i consumatori nella scelta dei tuoi prodotti o servizi in mezzo alla concorrenza. La registrazione incarna una forma di protezione sotto l’ombrello dei diritti di proprietà intellettuale, concedendo al titolare l’uso esclusivo del marchio per i beni e servizi indicati e bloccando l’uso improprio da parte di soggetti terzi, anche in ambiti similari.

La registrazione del marchio è quindi essenziale per consolidare la posizione sul mercato, proteggere l’investimento nel brand e costruire una relazione di fiducia con i propri clienti, assicurandosi che il segno distintivo del proprio business sia rispettato e valorizzato adeguatamente.

Come registrare un marchio?

Il processo di registrazione di un marchio in Italia può sembrare semplice a prima vista, ma richiede attenzione e precisione. La procedura inizia con la presentazione della domanda di registrazione, che può essere effettuata personalmente o attraverso un legale di fiducia esperto in marchi. Questa domanda va presentata online all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare la complessità nascosta in questa procedura. La domanda di registrazione, sebbene non complessa di per sé, è solo il primo passo di un processo che richiede una comprensione approfondita delle normative e delle possibili sfide legali.

Nelle fasi successive, si dovranno affrontare diverse insidie e questioni delicate. Queste includono:

• la scelta accurata delle classi di appartenenza del marchio,
• l’analisi di eventuali marchi simili o identici già registrati,
• la gestione di possibili opposizioni.

Questi aspetti, se non gestiti correttamente, possono portare a ritardi, costi aggiuntivi o, nel peggiore dei casi, al rifiuto della registrazione del marchio.

Requisiti per la registrazione del marchio e considerazioni

La registrazione di un marchio è un processo regolamentato dal Codice della Proprietà Industriale, che richiede il soddisfacimento di specifici requisiti:

Caratteristiche distintive del marchio da registrarearchio:

• Novità: Il marchio deve essere unico, non simile a quelli già registrati per prodotti o servizi correlati.
• Carattere Distintivo: Il marchio deve essere in grado di identificare chiaramente e distinguere i tuoi prodotti o servizi.
• Legittimità: Il marchio deve rispettare tutti i requisiti legali e normativi vigenti.

Tipi di segni registrabili come marchio
Oggi, la varietà di segni che possono essere registrati come marchi è vasta e include:

• Nomi di persone, parole, cifre;
• Suoni, inclusi quelli onomatopeici;
• Forme di prodotti o del loro packaging;
• Tonalità cromatiche;
• Lettere, disegni, o combinazioni di questi elementi.
  Ogni segno deve essere distintivo, riconoscibile e rappresentabile graficamente.

Limitazioni nella registrazione del nome personale come marchio

La registrazione del nome di una persona come marchio ha restrizioni specifiche. Il Codice della proprietà intellettuale impone che il nome non sia offensivo o ledere la reputazione. Per i nomi di personaggi famosi, è richiesto il loro esplicito consenso scritto.

La forma del prodotto come marchio registrato

Per quanto riguarda la forma dobbiamo tenere sempre presente che rende riconoscibile il prodotto senza aggiungere altro: per poter essere registrata come marchio, la forma non deve rispondere a determinate caratteristiche descrittive come quelle elencate sopra. Per questo motivo il supporto dell’avvocato esperto di marchi è fondamentale, perché la natura del prodotto viene espressa solo ed esclusivamente attraverso la forma per essere riconosciuta

L’articolo 9 del Codice della proprietà intellettuale stabilisce con chiarezza che qualsiasi segno costituito solo ed esclusivamente dalla forma del prodotto – inteso come risultato tecnico o valore sostanziale -, non può costituire l’oggetto della registrazione come marchio di un’azienda.  La forma deve donare da una parte un particolare valore al prodotto e dall’altro renderlo riconoscibile.

Il consiglio per la registrazione del marchio è quello di attenersi ai paradigmi elencati sopra e di non utilizzare forme troppo complesse e anonime.

Marchio collettivo

Continuando l’indagine sulle modalità e i paradigmi necessari per la registrazione marchio, analizziamo il marchio collettivo, che può essere registrato solo da enti che svolgono una funzione analoga al prodotto offerto sul mercato.

Sono un esempio i Consorzi che registrano un marchio definito collettivo e ne permettono l’utilizzo alle aziende che rispondono a determinate caratteristiche e requisiti per poterlo utilizzare. Questo passaggio garantisce ai consumatori l’originalità del prodotto offerto e realizzato solo da aziende che rispondono alle caratteristiche specifiche del marchio collettivo registrato.

La procedura specifica per ottenere la registrazione di un marchio collettivo prevede la presentazione di un regolamento specifico prima della registrazione, che chiarisca il controllo sulla procedura di utilizzo del marchio depositato.

In quali Paesi posso procedere alla registrazione marchio?

La registrazione marchio può essere effettuata in Italia, in Europa e in altri Paesi esteri: la scelta dipende da quali sono le tue prospettive di espansione del brand o del prodotto che vuoi tutelare. Per registrare un marchio europeo o internazionale (pensiamo alla Svizzera che è un Paese extra EU o all’Inghilterra dal 2021) variano le tipologie di richieste e registrazioni.

Un marchio è protetto solo nello Stato in cui è registrato. Se ad esempio viene registrato in Italia, qualsiasi persona potrebbe registrare lo stesso marchio al di fuori della nazione di origine e rivendicarne i diritti esclusivi in altri territori.

Se la registrazione del marchio è richiesta in uno o diversi Paesi stranieri, sarà necessario registrarlo individualmente nelle nazioni selezionate o scegliere il marchio europeo o internazionale che consenta di proteggere il prodotto o il servizio offerto in tutti gli stati dell’Unione Europea o a livello internazionale.

La registrazione marchio comunitario (RMUE)

Dal 2016 il marchio comunitario si chiama Marchio dell’Unione Europea (RMUE) e vale per tutti i Paesi aderenti all’UE. Per registrare un marchio comunitario bisogna rivolgersi all’EUIPO e non è necessario aver presentato prima la domanda in Italia. Se entro tre mesi non viene presentata opposizione, il marchio viene registrato. Siccome la registrazione è valida per tutti i Paesi UE, è più facile che qualcuno presenti opposizione: in questo l’EUIPO valuterà la decisione da prendere in merito alla registrazione marchio comunitario.

La registrazione marchio internazionale 

Per registrare un marchio internazionale facciamo riferimento alle convenzioni che permettono di registrare il marchio in contemporanea in tutti i Paesi aderenti. Il riferimento normativo è il Protocollo di Madrid. Il requisito essenziale per presentare la domanda di registrazione è che il marchio sia già registrato in Italia o a livello europeo. L’ente preposto è l’WIPO.

Se un’azienda amplia notevolmente la sua produzione, può essere necessaria la registrazione di diversi marchi a seconda delle caratteristiche specifiche dei prodotti offerti, suddivisi in classi e sezioni differenti. In questo modo si otterrebbe una protezione totale del marchio.

Non è necessario decidere subito di registrare il marchio anche fuori dai confini italiani. Nel caso decidessi di presentare la domanda di estensione entro 6 mesi dalla registrazione del marchio in Italia, la data di deposito negli stati esteri retroagisce alla data di deposito per l’Italia, grazie al cosiddetto periodo di priorità.

L’iter per la registrazione marchio online

La procedura per registrare un marchio in Italia è molto semplice e si compone di 3 fasi:

1. creazione del marchio o logo;
2. analisi di fattibilità;
3. inoltro della domanda alla Camera di Commercio o all’UIBM.

Per farlo puoi seguire due strade:

1. puoi provvedere da solo alla registrazione recandoti presso la Camera di Commercio della tua zona;
2. puoi rivolgerti a un avvocato esperto in marchi che procederà alla registrazione marchio online. Le azioni da compiere sono complesse e affidarsi da subito ad uno studio legale ti permette di avere più possibilità di ottenere la registrazione e di tutelare il marchio da un uso illecito da parte di terzi.

Una fase fondamentale della registrazione marchio, spesso trascurata, è la ricerca di anteriorità, che se fatta da soli può non essere abbastanza approfondita.

Registrazione marchio: quali sono i costi?

La registrazione marchio ha alcuni costi fissi ai quali vanno aggiunti quelli delle classi merceologiche: più classi scegli di registrare, più alto è l’investimento. I costi dipendono anche dall’ambito territoriale che vuoi ricoprire con la registrazione: Italia, Europa, Stati extraeuropei (Svizzera, Regno Unito, e altri); in questo caso devi considerare sia il costo di registrazione che le tasse di ogni singolo Paese in cui registri il marchio. Registrare un marchio nei Paesi esteri ha costi molto più elevati rispetto alla registrazione in Italia.

Facciamo un esempio pratico: se consideriamo la tassa di registrazione per una sola classe merceologica, i costi da sostenere (nel momento in cui scriviamo) sono i seguenti.

Registrazione marchio Italia:

• 101 Euro per la tassa di registrazione marchio per una sola categoria di prodotti o servizi;
• 34 Euro per la tassa di supplemento per ogni classe aggiuntiva;
• 34 Euro per la tassa di concessione governativa;
• il bollo, il cui importo è diverso a seconda che la domanda sia presentata online o cartacea.

Registrazione marchio Europa:

• 850 Euro per la tassa di registrazione marchio europeo per una sola categoria di prodotti o servizi;
• 50 Euro per la seconda classe;
• 150 Euro per la tassa di supplemento di ogni classe aggiuntiva.

Registrazione marchio Internazionale: è più complesso fare una stima dei costi di registrazione del marchio a livello internazionale.

Oltre a questi costi fissi, è necessario prevedere il compenso per l’attività svolta dall’avvocato, fondamentale per agire a norma di legge.  

L’analisi di fattibilità, il passo fondamentale prima della richiesta di registrazione marchio

L’analisi di fattibilità è un processo che evita il rifiuto della registrazione del marchio o la successiva accusa di contraffazione o concorrenza sleale. Senza un’analisi di fattibilità completa per la registrazione marchio, rischi di spendere i tuoi soldi senza ottenere il risultato voluto.

Farla in autonomia è un problema perché le banche dati disponibili online non sempre sono affidabili e non tutti sanno come effettuare la ricerca in modo corretto.  

Quando siamo ancora in fase di ideazione del marchio, la prima cosa da fare è rivolgersi al proprio legale di fiducia e farsi seguire per verificare se il marchio scelto è realizzabile, sia per i requisiti necessari per la registrazione marchio, sia per aggirare il rischio di creare un marchio simile ad uno già utilizzato da altri in classi merceologiche uguali o simili.

Cos’è la classificazione di Nizza per la registrazione marchio e cosa comprende?

La classificazione di Nizza consiste in un elenco di 45 classi (da 1 a 34 per le merci; da 35 a 45 per i servizi) nel quale sono specificati i prodotti e i servizi che possono essere protetti con un marchio e sono da valutare per il deposito di un marchio.

Ad esempio, se la tua azienda vende motori per veicoli terrestri, dovresti prendere in considerazione la Classe 12 che fa riferimento a “Veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici”; se gestisci un ristorante dovresti prendere in considerazione la Classe 43 che riguarda i “Servizi di fornitura di cibi e bevande”.

In questi due casi abbiamo solo menzionato i titoli di due classi, ma dovresti sempre leggere le note esplicative per capire meglio cosa contiene la singola classe e verificare che sia idonea per il tuo marchio.

Quando elenchi i prodotti o servizi a cui sei interessato, suggeriamo di utilizzare i termini esatti della classificazione di Nizza per evitare confusione.

I passaggi seguiti dall’Ufficio per completare il processo sono tre.

• Periodo di esame: l’UIBM effettua un esame formale, verifica che la richiesta di registrazione del marchio contenga le informazioni obbligatorie e di base richieste. A seguire, effettua un esame tecnico e la richiesta di registrazione viene pubblicata nel Bollettino.
• Periodo di opposizione: prima della pubblicazione, qualsiasi parte interessata può inviare osservazioni con le quali esprime i motivi per cui il marchio non deve essere registrato. Dopo la pubblicazione, qualsiasi parte interessata può presentare un’opposizione alla sua richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino.
• Registrazione: una volta conclusi con esito positivo i due passaggi precedenti, il marchio è finalmente registrato. UIBM emette un certificato di registrazione. Nel caso avessi ricevuto una decisione finale negativa, puoi presentare un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

Come faccio a valutare la mia richiesta di registrazione?

Il ruolo dell’avvocato è centrale. La consulenza legale ti serve per chiarire diversi aspetti relativi al marchio:

• a quale classe di Nizza appartiene in base al tuo elenco di prodotti/servizi che desideri vendere/offrire;
• se può essere chiaramente, obiettivamente e distintamente rappresentato senza essere meramente descrittivo;
• se possiede le caratteristiche richieste dalla normativa (novità, carattere distintivo, liceità);
• se sia giusto per te e se si adatta alla tua strategia IP;
• se non è già stato registrato da qualcun altro.

Informazioni necessarie per depositare un marchio

Per presentare il deposito marchio sono necessari i seguenti dati:

• nome completo;
• forma legale (nel caso di una società);
• nazionalità;
• Paese di registrazione (nel caso di una società);
• informazioni di contatto (e-mail, telefono, fax) del richiedente;
• riproduzione e descrizione dettagliata del marchio;
• il tipo di marchio (figurativo, descrittivo, misto ecc.);
• le classi per le quali si desidera registrarsi in base alla classificazione di Nizza e altre informazioni simili.

Cosa succede dopo che ho presentato la mia richiesta di registrazione marchio online?

L’esito positivo della registrazione di un marchio non è automatico e certo. Una volta presentata la richiesta, il marchio verrà elaborato dall’UIBM per verificare che soddisfi i requisiti e possa effettivamente essere registrato. In caso contrario, verrà rifiutato.

Registrazione marchio, cosa succede dopo la registrazione del marchio

Vediamo insieme quali sono le tutele del marchio registrato e per quanto tempo il nostro marchio è protetto.

Cosa posso fare se qualcuno prova a registrare un marchio identico o simile al mio?

Dopo aver registrato il marchio, l’attività dell’avvocato non è finita. Compito dell’avvocato è assicurare un’attività di controllo sulle registrazioni di marchi da parte dei tuoi competitor che siano identici o simili al tuo, sempre che tu decida di avvalerti della sua collaborazione.

Se qualcuno presentasse una richiesta di registrazione per un marchio identico o simile al tuo, potresti inviare le tue osservazioni prima che la richiesta di registrazione venga pubblicata nel Bollettino. Altrimenti è possibile presentare un’opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione della richiesta di registrazione. L’UIBM deciderà se l’opposizione ha o meno motivi fondati. In molti casi, le parti raggiungono un accordo dopo la presentazione dell’opposizione e anche in questa fase l’avvocato esperto in IP gioca un ruolo fondamentale nel chiudere un’eventuale transazione.

Cosa posso fare se qualcuno utilizza un marchio identico o simile al mio?

Se qualcuno, senza la tua autorizzazione, utilizza il tuo marchio commerciale o un marchio simile o uno che può generare confusione tra i due marchi, puoi decidere di agire per fermare l’attività. Con il supporto dell’avvocato potrai notificare una diffida che contenga la richiesta di interrompere l’utilizzo del marchio e, in caso di danni, una richiesta di risarcimento. Resta ferma la possibilità di avviare un’azione legale.

Posso vendere il mio marchio registrato?

Sì, è possibile vendere o concedere in licenza un marchio. La differenza è piuttosto evidente perché, quando vendi un marchio, ne trasferisci la proprietà. Esiste poi una asimmetria anche relativamente alle tariffe, alla portata geografica, al tempo e alla tipologia dei beni e servizi che andranno valutate in base alle esigenze aziendali. Eventuali modifiche alla proprietà devono essere comunicate all’UIBM.

Per quanti anni è protetto il marchio registrato?

La registrazione di un marchio è valida per 10 anni. Il termine è retroattivo: una volta approvata la richiesta, la data di registrazione sarà quella in cui è stata depositata la domanda. Dopo dieci anni, se sei ancora interessato, potrai rinnovare la registrazione.

Cosa succede dieci anni dopo la registrazione marchio?

Dopo dieci anni, puoi decidere di rinnovare la registrazione. Potresti anche abbandonare il marchio, ma sappi che in questo caso perdi i diritti ad esso associati.

Domande frequenti sulla registrazione del marchio

Quanto tempo impiega UIBM per completare il processo di registrazione marchio?

Dopo aver presentato una richiesta per depositare il marchio e registrare il marchio, l’UIBM ha bisogno di almeno sei mesi per completare il processo (di solito da 8 mesi a 3 anni), a seconda di diversi fattori, incluso se qualcuno ha presentato un’opposizione alla richiesta di registrazione.

È possibile aggiungere una Classe di Nizza dopo il completamento del processo di registrazione?

No, non possiamo: è importante scegliere tutte le classi, i prodotti e i servizi di interesse prima di presentare la richiesta.

Posso utilizzare il mio marchio prima che sia registrato?

Sì, certo! In realtà, il proprietario ha il diritto di utilizzare il proprio marchio ogni volta che lo desidera, ma non sarà protetto come marchio registrato. Può anche decidere di utilizzarlo senza registrarlo. Una nota importante: è errato pensare che l’uso di un marchio prima di richiederne la registrazione dia diritto alla registrazione stessa.

Registrazione marchio, il simbolo marchio registrato

Sono molteplici le domande poste dai nostri clienti in merito all’utilizzo del simbolo ® marchio registrato. Rispondiamo alle più comuni.

Quando posso utilizzare il simbolo ® marchio registrato?

Solo dopo la registrazione del marchio potrai utilizzare il simbolo ®.

Devo usare il simbolo TM prima che il processo di registrazione sia completato?

No, non è necessario, ma se vuoi puoi usarlo. In Italia è molto comune utilizzare la TM dopo aver presentato la richiesta di registrazione e fino alla registrazione del marchio. 

Devo usare il simbolo ® marchio registrato dopo la registrazione?

No, non è necessario. Molti proprietari, dopo aver ottenuto la registrazione, preferiscono utilizzarlo, soprattutto perché dona valore al marchio agli occhi del pubblico.

Conclusioni sulla registrazione marchio

Dopo aver analizzato tutti i criteri, i requisiti e i procedimenti per la registrazione del marchio, hai compreso che la creatività nella scelta del marchio è importante, ma è altrettanto fondamentale rispettare la legge e i brand già registrati e cercare di non incorrere in cause legali.

Brunella Martino

Avvocato specializzato in privacy e proprietà intellettuale con 15 anni di esperienza, DPO, arbitro in materia societaria, autrice Flaccovio Editore, formatrice aziendale, socia FederPrivacy, segretario dell'Aiga sezione Lucca e componente Aiga nazionale Dipartimento Diritto delle nuove tecnologie

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