Il ruolo che svolge il marchio sul mercato è noto, almeno quanto lo è la sua utilità. Il marchio, infatti, è un segno distintivo che permette di contraddistinguere il prodotto o il servizio di un’impresa da quello di ogni altra. In questo senso, può assumere le sembianze di una parola, di un nome, di un logo, di un colore, di un suono oppure avere una particolare forma – da qui, marchio di forma. Ciò che rileva è che tale elemento basti a creare quell’alone di specialità in grado di distinguerlo da qualsiasi altro prodotto o servizio preesistente.
Ora, se è relativamente semplice effettuare questa distinzione attraverso un logo o un nome, può diventare più complesso quando a entrare in gioco è la forma di un prodotto. Le variabili da considerare sono molteplici, a partire dalla più rilevante.
Bisogna, cioè, essere certi che la forma del prodotto o del servizio sia talmente caratterizzante da permettere un’immediata identificazione presso il pubblico e da imporsi come elementi distintivo del prodotto/servizio stesso.Da qui, nascono tutte le difficoltà legate alla registrazione del marchio di forma, che avremo occasione di vedere insieme nel prosieguo di quest’articolo.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
Che cos’è il marchio di forma o marchio tridimensionale?
Il Codice della Proprietà Industriale, all’articolo 7, definisce il marchio di forma (o marchio tridimensionale) come un marchio che ha ad oggetto la forma del prodotto, compresa la sua confezione o una parte di essa.
Il marchio di forma si distingue per la sua unicità e funzione. Nota anche come marchio tridimensionale, questa tipologia di marchio incapsula la forma fisica di un prodotto o della sua confezione, diventando un elemento distintivo potente nel mercato.
Ma perché viene definito “tridimensionale”?
La risposta risiede nella sua capacità di occupare uno spazio fisico, abbracciando le tre dimensioni: lunghezza, larghezza e altezza. Questa caratteristica lo rende fondamentalmente diverso dai marchi tradizionali, come quelli verbali, figurativi o combinati, che sono essenzialmente bidimensionali, rappresentabili su un piano, come un foglio di carta.
Il valore di un marchio di forma risiede nella sua intrinseca capacità di essere riconosciuto a prima vista. Prendiamo ad esempio la bottiglia di Coca Cola: la sua forma distintiva la rende immediatamente riconoscibile, indipendentemente da altri elementi come etichette o colori. Questo aspetto del marchio di forma è fondamentale: esso deve essere sufficientemente distintivo da permettere al consumatore di identificare il prodotto basandosi unicamente sulla sua forma fisica.
Un altro aspetto cruciale che distingue il marchio di forma dagli altri segni distintivi è il suo stretto legame con la funzionalità del prodotto.
Scegliere di registrare un marchio di forma implica una strategia ponderata.
In conclusione, il marchio di forma o tridimensionale rappresenta un potente strumento nel branding e nel marketing di un prodotto. Con la sua capacità di catturare l’attenzione e rimanere impresso nella memoria del consumatore, offre alle aziende l’opportunità di distinguersi in un mercato affollato, sfruttando la forza visiva e la riconoscibilità immediata.
Perché è difficile registrare un marchio di forma?
Per essere registrabile, una forma non deve essere meramente funzionale; cioè, non deve essere dettata dalla necessità tecnica o dal desiderio di ottenere un particolare risultato. Se la forma di un prodotto è considerata essenziale per il suo uso o aggiunge un valore sostanziale al prodotto stesso, allora non può essere monopolizzata attraverso la registrazione di un marchio, poiché ciò limiterebbe la concorrenza e l’innovazione.
La registrazione offre una protezione significativa, consentendo al proprietario del marchio di utilizzare la forma specifica in modo esclusivo. Questo non solo aiuta a prevenire la confusione tra prodotti simili, ma contribuisce anche a costruire un’identità di marca forte e riconoscibile. Tuttavia, le sfide legali e procedurali associate alla registrazione di un marchio di forma possono essere complesse, richiedendo un’analisi accurata della sua distintività, originalità e non funzionalità.
Una delle complessità legate al riconoscimento del marchio di forma sta nella dimostrazione della percezione presso il pubblico. Quello che intendiamo dire è che il consumatore medio, di solito, non è capace di presumere l’origine di un prodotto dalla sua forma, a meno che essa non abbia effettivamente assunto nel tempo carattere distintivo. Ritornando all’esempio della Coca Cola, trovandosi di fronte alla bottiglia di vetro, una persona deve essere immediatamente in grado di riconoscere di cosa si tratta.
Eppure, la vita non è così semplice per chi voglia registrare un marchio di forma perché, a tale dimostrazione, si aggiunge la necessità di rispettare il dettato previsto sia dalla normativa italiana (vd. Codice per la proprietà industriale) sia dalla normativa europea (vd. Regolamento sui marchi dell’Unione Europea).
Il combinato rispettivamente degli articoli 9 del CPI e 7 lett. e) del Regolamento 2011/1001 statuiscono l’impossibilità di utilizzare come marchi d’impresa segni costituiti:
- dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla stessa natura del prodotto;
- dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per raggiungere un risultato tecnico;
- dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto.
Lo sforzo richiesto dall’Autorità per registrare un marchio di forma è giustificato dalla necessità di evitare che le imprese monopolizzino un design o un risultato tecnico, usando lo stratagemma della registrazione marchio.
Così, ad esempio, non può essere registrata come marchio una semplice bottiglietta in plastica (n.d.r. forma imposta dalla stessa natura del prodotto) perché non c’è nessun elemento che permetta di differenziare il singolo elemento da tutte le altre bottigliette uguali presenti sul mercato. Se non si impedisse questo risultato, a tutti sarebbe impedito di utilizzare le bottigliette in plastica per il solo fatto che qualcuno ha avuto per primo l’idea di procedere alla registrazione.
Diverso è stato il discorso nel caso della bottiglia in vetro della Coca Cola, laddove la presenza di intarsi sul vetro e le linee caratteristiche della bottiglia (tali da distinguerla rispetto a tutte le altre) hanno consentito la registrazione del marchio di forma.
senz’altro denso di complicazioni ma che vale la pena di essere percorso.
Perché è difficile registrare un marchio di forma?
Difficile non significa impossibile. Se così non fosse, sul mercato non circolerebbero marchi di forma oramai più che noti presso il pubblico: Coca Cola ovviamente, ma anche il cioccolato svizzero Toblerone.
Agli occhi dell’Autorità nazionale ed europea, è importante riuscire a ottenere un duplice risultato quando si tratta di registrazione marchio di forma:
- rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 7 del Codice per la proprietà industriale;
- dimostrare che la forma del prodotto abbia effettivamente carattere distintivo.
Nella pratica, questo significa che esiste una difficoltà maggiorata quando si opera il tentativo di registrare con successo un marchio di forma.
Per un verso, infatti, sarà necessario dimostrare la percezione che i consumatori hanno del marchio e quanto rilevante sia la forma ai fini del riconoscimento del prodotto/servizio, un po’ come avviene per tutti i marchi. Per altro verso, bisognerà adeguarsi alle prescrizioni normative in materia di marchi tridimensionali, onde evitare che la forma derivi dalla natura stessa del prodotto, da sue caratteristiche tecniche, o sia qualcosa che si limiti a dare valore aggiunto al prodotto/servizio.
Requisiti legali per la registrazione del marchio di forma
La registrazione di un marchio di forma non è un processo automatico o scontato; deve soddisfare criteri legali specifici, che garantiscono la sua validità e protezione.
- Distintività: un marchio di forma deve essere unico, distinguendosi chiaramente dai prodotti concorrenti. Non deve essere una mera rappresentazione funzionale o comune di un prodotto, ma qualcosa che lo rende immediatamente riconoscibile dai consumatori.
- Non funzionalità della forma. Questo significa che la forma del prodotto non deve essere necessaria per ottenere un risultato tecnico specifico. Il principio alla base di questo criterio è impedire che la registrazione di un marchio limiti la concorrenza o l’innovazione tecnologica. Se, ad esempio, una forma specifica è essenziale per il funzionamento di un prodotto, allora non può essere registrata come marchio di forma.
- Deve non ingenerare confusione tra i consumatori. Questo implica che non deve essere simile o identico a marchi già esistenti in modo tale da poter causare un’errata associazione o un equivoco sulla provenienza del prodotto. La verifica dell’unicità e della non sovrapposizione con marchi preesistenti è un passaggio chiave nel processo di registrazione.
- Novità. Sebbene non sia sempre esplicitamente richiesto come per i brevetti, un marchio di forma non deve essere già ampiamente conosciuto o utilizzato nel mercato prima della sua registrazione. Questo perché la familiarità pregressa con una forma specifica potrebbe impedire che essa sia percepita come distintiva o associata esclusivamente a un determinato prodotto o azienda.
Infine, la procedura di registrazione richiede la documentazione adeguata e il rispetto delle norme procedurali. Questo include:
- Presentazione di disegni o immagini tridimensionali del marchio;
- Descrizione dettagliata della forma;
- In alcuni casi, l’indicazione di come essa differisce dalle forme comuni o funzionali di prodotti simili.
Esempi di marchi di forma registrati
Marchio Vespa LX
Di fronte a una situazione così complessa, è facile immaginare che le controversie non siano mancate in tema di riconoscimento di marchi di forma sia a livello nazionale sia a livello europeo.
Il caso della Vespa LX, affrontato dalla Sezione Specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Torino, ci fornisce un esempio del ragionamento seguito dalla Corte per l’individuazione dell’elemento distintivo, necessario al riconoscimento del marchio tridimensionale.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che 4 particolari elementi della forma della Vespa siano da ritenersi sufficientemente caratterizzanti per distinguerla da qualsiasi altro scooter presente in commercio e da indurre in un elevatissimo numero di consumatori un immediato riconoscimento.
Peraltro, nessuno di questi fattori deriva dalla natura del prodotto, né è necessaria per raggiungere un risultato tecnico, né aggiunge un valore sostanziale alla Vespa. Ne consegue che il dettato dell’art. 9 del Codice della proprietà industriale risulta pienamente rispettato, consentendo la registrazione del marchio.
Marchio di forma KitKat
Quanto al caso KitKat, la vicenda va analizzata guardando a due differenti situazioni, entrambe portate all’attenzione dell’Autorità europea.
Nel primo caso, portato all’attenzione della Corte di Giustizia europea per la registrazione del marchio di forma nel Regno Unito, il tentativo è stato avanzato sulla scorta di una motivazione non ritenuta valida dall’Autorità: a detta dell’Avvocato Generale, la forma del KitKat rendeva più agile sfilare il cioccolato dallo stampo e dunque anche più semplice per i consumatori spezzare la barretta in pezzi più piccoli. La Corte ha presto fatto notare che, alla luce dell’art. 9 CPI, il segno distintivo non deve essere necessario per raggiungere un risultato tecnico. Da qui, il mancato riconoscimento dell’autorizzazione a procedere alla registrazione del marchio.
Il secondo caso ha visto la Nestlè tentare di registrare il marchio KitKat come marchio europeo in alcuni Stati dell’Unione. In questa vicenda, l’azienda ha tentato di dimostrare che la forma caratteristica della barretta fosse un segno distintivo sufficientemente riconosciuto in tali Stati e tale da giustificare la registrazione del marchio. La Corte di Giustizia europea ha concluso con sentenza del luglio 2018, stabilendo che in questi casi la prova della riconoscibilità non può riguardare soltanto alcune porzioni di territorio, di conseguenza la Nestlè dovrà portare la prova che tale riconoscibilità sia presente nel territorio di tutti gli Stati dell’Unione, inclusi quelli che nell’istanza presentata con la richiesta originale non sono stati presi in considerazione.
Altro si potrebbe ancora dire sui casi portati all’attenzione dell’Autorità – citando, ad esempio, il caso delle capsule Nespresso –, ma il punto è stato espresso e speriamo sia stato colto. Vale la pena affrontare questo percorso con la consapevolezza di quanto erto sia il percorso da intraprendere.
La tutela del marchio di forma
Il quadro che viene a dipingersi ai nostri occhi, stando così le cose, ci dà quantomeno la dimostrazione del livello di tutela del marchio approntato dal nostro ordinamento e dalla Comunità Europea.
Registrare un marchio di forma richiede un percorso strutturato, che parte dalla necessità di effettuare tutta una serie di valutazioni pregresse e termina con l’affrontamento di prove ardue – somministrate dalle Corti e dagli uffici per la registrazione – da superare per ottenere il via libera alla registrazione del marchio.
Detto questo, verrebbe da chiedersi se valga la pena insistere così tanto o se non sia preferibile puntare su una strategia differente. La verità è che la durata del riconoscimento del marchio è decennale e non c’è limite di rinnovo. Di conseguenza, è possibile assicurarsi questo genere di tutela potenzialmente per sempre. Ecco perché risulta così appetibile agli occhi delle aziende.
Allo stesso tempo, tale appetibilità è proprio la ragione per cui i controlli da parte delle Autorità sono tanto stringenti. È, cioè, necessario evitare che le aziende strumentalizzino i marchi per fare i loro interessi a scapito dell’equo funzionamento del mercato.
In questa baraonda di regole, test e azioni a tutela del marchio, non è semplice trovare la via per muoversi profittevolmente. Per questo motivo, è bene affidarsi ad uno studio di avvocati verticalizzato nella registrazione marchio Italia e non solo.
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Brunella Martino
Avvocato specializzato in privacy e proprietà intellettuale con 15 anni di esperienza, DPO, arbitro in materia societaria, autrice Flaccovio Editore, formatrice aziendale, socia FederPrivacy, segretario dell'Aiga sezione Lucca e componente Aiga nazionale Dipartimento Diritto delle nuove tecnologie
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