La volgarizzazione di un marchio si verifica quando un segno distintivo, originariamente concepito per identificare prodotti o servizi specifici di un’azienda, perde progressivamente la sua capacità di agire come identificatore unico nel mercato a causa del suo uso estensivo fino a diventare di dominio pubblico. Tale fenomeno può manifestarsi quando il prodotto o il servizio associato a tale marchio acquista un’ampiezza di riconoscimento e diffusione tale da far sì che il nome del marchio si trasformi nel termine comune utilizzato per indicare genericamente una categoria di prodotti o servizi (moka, scotch, rimmel), indipendentemente dalla loro provenienza aziendale.
Questo processo può essere inizialmente interpretato come un indicatore di successo straordinario per il prodotto, in quanto testimonia un livello di popolarità e accettazione tali da elevare il marchio a sinonimo della categoria di prodotto o servizio stesso. Tuttavia, questa trasformazione porta con sé significative implicazioni legali e commerciali negative per l’azienda proprietaria del marchio. Il principale contraccolpo si registra nella diminuzione, o addirittura nella perdita, del diritto esclusivo di utilizzare il marchio per distinguere i propri prodotti o servizi da quelli dei concorrenti. In altre parole, la volgarizzazione mina la funzione essenziale del marchio, ovvero la sua capacità distintiva, compromettendo così la protezione giuridica concessa ai segni distintivi e potenzialmente erodendo il valore commerciale associato al marchio stesso.
È pertanto fondamentale per le aziende monitorare attentamente l’uso del proprio marchio nel linguaggio comune e nelle pratiche commerciali, intervenendo strategicamente per preservarne l’integrità e scongiurare il rischio di volgarizzazione. Un marchio mantiene il suo valore e la sua protezione legale nella misura in cui l’azienda proprietaria riesce a garantirne la percezione come simbolo distintivo specifico e esclusivo dei propri prodotti o servizi.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
Cos’è la volgarizzazione del marchio?
Quando nomi come scotch, moka e borotalco vengono menzionati, raramente ci rendiamo conto che, in realtà, dovrebbero essere scritti con la lettera maiuscola. Questo perché sono marchi registrati che, nel tempo, sono diventati così integrati nel linguaggio comune da essere percepiti come termini generici per descrivere una categoria di prodotti, piuttosto che come identificativi esclusivi dell’azienda che li ha originariamente prodotti. Questo fenomeno indica che tali marchi hanno perso la loro distintività unica.
Il processo di volgarizzazione si verifica quando un marchio cessa di funzionare come ponte concettuale tra un prodotto o servizio e l’azienda che lo ha ideato, trasformandosi invece in un termine generico utilizzato nel linguaggio quotidiano. In altre parole, il marchio diventa un neologismo, entrando nel vocabolario comune come rappresentante di una categoria di prodotti, piuttosto che come emblema di origine specifica.
Questa trasformazione può attenuare l’identità individuale del prodotto originario, rendendo difficile per i consumatori distinguere il marchio originale da imitazioni o prodotti simili offerti da altre aziende. Se il consumatore non distingue più il marchio come simbolo specifico di un prodotto o servizio, il processo di volgarizzazione può essere considerato un insuccesso nell’obiettivo di mantenere quel segno distintivo come simbolo unico e riconoscibile dell’azienda.
Ascolta il podcast
Perché un marchio perde il suo carattere distintivo?
Il codice di diritto industriale stabilsce che il marchio perde la sua caratteristica di esclusività per:
- attività del titolare
- inattività del titolare
Quindi si devono verificare 2 fenomeni affinché il marchio perda la sua caratteristica di esclusività: deve diventare un termine di uso comune per cui il consumatore non associa più il prodotto alla marca, ma contemporaneamente il titolare del marchio non fa nulla per evitare il fenomeno.
L’unico caso in cui il titolare del marchio può fare poco è quando un prodotto è anche brevettato: il brevetto non è più rinnovabile e alla sua scadenza tutti potranno imitarlo. Ma questo non implica che anche il marchio sarà automaticamente volgarizzato, sarà solo più difficile tutelarlo.
La tutela del marchio volgarizzato
Il Codice di proprietà industriale, dice chiaramente qual è la conseguenza della volgarizzazione del marchio:
Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.
La volgarizzazione marchio implica la perdita dell’uso esclusivo del naming. Se il titolare di un marchio che ormai è volgarizzato, decide di registrarlo in una zona diversa rispetto a quella in cui il marchio è stato registrato in origine, la registrazione sarà nulla.
Affinché il giudice si pronunci per la decadenza, è irrilevante che il titolare del marchio ne abbia colpa. Sicuramente una sua attività nel momento in cui altri utilizzano il naming, può evitare la decadenza, come dimostra la sentenza che andiamo a vedere.
Corso Tutela del Marchio
19 lezioni di teoria e pratica
Cosa imparerai?
- Requisiti per il deposito di un marchio in Italia e/o Europa
- Prevenzione di controversie legali e loro risoluzione
- Azioni a tutela del proprio marchio pre e post registrazione
- Strategia di tutela legale del proprio brand
La decadenza del marchio per volgarizzazione
Un marchio anche se registrato può perdere di validità prima che siano decorsi i 10 anni dalla registrazione.
Un motivo di decadenza del marchio è il non uso per i primi 5 anni dal momento della registrazione.
Altro motivo per cui il marchio perde la sua tutela garantita dalla registrazione, è l’essere entrato a far parte delle parole di uso comune. Quindi il suo utilizzo non può più essere di uso esclusivo di un brand. Si parla quindi di volgarizzazione del marchio.
In entrambi i casi la decadenza non è automatica: è necessaria una pronuncia del giudice che stabilisce che il marchio venga cancellato o reso nullo.
Esempio: la decadenza del marchio Oscar
Un esempio di sentenza italiana che ha stabilito la decadenza di un marchio è quella relativa al naming “Oscar”, introdotto dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
L’Academy aveva portato in giudizio l’Associazione Italiana Calciatori, per aver utilizzato questo termine corrispondente ad un marchio registrato.
La Cassazione ha stabilito che il nome nel tempo ha assunto il significato generico di “primo premio di qualunque manifestazione”.
Non lo ha stabilito casualmente, ma
- i documenti prodotti dimostrano un uso diffuso, intenso e prolungato del nome, con riguardo ad esempio ad un Oscar della Cucina sin dal 1969 […]
- […] il marchio italiano è volgarizzato e quello europeo, registrato nel 2002, è nullo, perché già in origine privo di capacità distintiva in almeno un paese dell’Unione europea; e) la volgarizzazione è avvenuta sotto il regime previgente al d.lgs. n. 480 del 1992, il quale ha introdotto l’inattività del titolare tra gli elementi costitutivi della decadenza del marchio, onde le reazioni della titolare, che sono documentate a partire dal 2002, non possono impedire una volgarizzazione già avvenuta e lo ius superveniens non può far rivivere un marchio ormai decaduto
Il termine Oscar è addirittura entrato nel vocabolario come termine di uso comune.
Esempi di volgarizzazione del marchio:
Scottex:
Ormai nel linguaggio comune lo scottex corrisponde ad un prodotto che è il rotolo da cucina. Invece scottex è un brand che oltre a produrre rotoli da cucina fa anche altri prodotti di carta.
Pur non essendo presenti sul mercato altri brand che utilizzano questo nome per indicare il rotolo da cucina, il consumatore non fa caso alla differenza di uso del nome perché ormai non si sceglie Scottex come garanzia di determinate caratteristiche proprie della marca.
Scotch
ormai sinonimo di nastro adesivo che per la percezione del consumatore sono la stessa cosa. Quindi il brand non ha alcun valore aggiunto rispetto alle altre marche che lo producono
Rimmel
sinonimo di mascara. Il termine “rimmel” ormai è utilizzato anche dalle altre aziende.
In tutti questi casi il prodotto ha preso il naming del brand, in questo caso il cognome dell’inventore del mascara, ma che produce anche altri prodotti da trucco.
Come evitare la volgarizzazione del marchio?
- Quando si decide il nome per un nuovo tipo di prodotto bisogna essere innovativi ed impostare la strategia di comunicazione, il marketing, in modo da non rischiare che quel nome venga poi associato ad un’intera categoria di merci.
- Dobbiamo sicuramente evitare parole di uso comune che, oltre a rischiare di non essere registrate come marchio, sono anche più a rischio di volgarizzazione.
- Poi, come anticipato, molto dipende dalla strategia di comunicazione, perché il marchio di per sé non significa nulla, finché non viene diffuso e fatto conoscere.
In ogni caso il processo non è totalmente controllabile. Molto dipenderà dal successo che il nuovo prodotto avrà fra i consumatori, e se sarà così innovativo da “rischiare” di dar vita ad un nuovo prodotto che sarà imitato. Sicuramente le caratteristiche del marchio sono dinamiche: la capacità distintiva iniziale può essere persa nel corso del tempo. Ma molto dipende da come il titolare protegge il marchio. Ad esempio il marchio Nutella della Ferrero sarebbe a rischio di volgarizzazione, se non ci fosse un brand che comunica in modo da far comprendere le caratteristiche esclusive del prodotto brandizzato.
Guida Marchi
Guida legale completa – Dai uno sguardo, clicca sull’immagine per l’anteprima della tua nuova guida legale
ll titolare del marchio registrato può evitare il rischio di volgarizzazione, grazie ai poteri che gli vengono conferiti dalla legge.
Ad esempio l’art.12 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea stabilisce che:
“Se la riproduzione di un marchio UE in un dizionario, in un’enciclopedia o in un’analoga opera di consultazione dà l’impressione che esso costituisca nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio UE l’editore dell’opera provvede affinché al più tardi nell’edizione successiva dell’opera la riproduzione del marchio sia corredata dell’indicazione che si tratta di un marchio registrato”.
Questo potere è stato sfruttato sia dalla Ferrero per la nutella, sia dal titolare dei marchi Aspirina, Post-it, Scotch che hanno fatto aggiungere il simbolo ® sull’enciclopedia.
Conclusione: come prevenire la volgarizzazione del marchio
Il titolare del marchio può fare molto prima che il segno distintivo diventi di uso comune:
- Deve registrare il marchio il prima possibile ed accompagnare il naming al simbolo r di marchio.
- La registrazione deve essere fatta in tutte le zone potenzialmente interessanti. La registrazione del marchio è quindi il primo passo, il primo investimento da fare, prima ancora della strategia di marketing
- utilizzare un approccio comunicativo che espliciti sempre il collegamento fra prodotto e brand sottolineandone l’esclusività
- la registrazione è solo il primo passo per tutelare il marchio: deve esserci poi un processo di monitoraggio del marchio che deve essere affidato ad uno studio legale esperto in marchi
Per l’analisi di fattibilità, la registrazione, il monitoraggio del tuo marchio puoi rivolgerti al nostro studio esperto in diritto della rete. I nostri legali sapranno darti anche le giuste dritte per prevenire la volgarizzazione del marchio attraverso una strategia di comunicazione che lo tutela.
Brunella Martino
Avvocato specializzato in privacy e proprietà intellettuale con 15 anni di esperienza, DPO, arbitro in materia societaria, autrice Flaccovio Editore, formatrice aziendale, socia FederPrivacy, segretario dell'Aiga sezione Lucca e componente Aiga nazionale Dipartimento Diritto delle nuove tecnologie
⚖️ Crea un marchio forte e tutela un marchio debole con una buona strategia legale
7 Gennaio 2021Un marchio registrato è un segno identificativo cruciale per un’azienda la cui attività voglia essere riconosciuta entro i confini nazionali,…
Leggi altro
⚖️ Il vademecum di Legal For Digital per la scelta delle Classi di Nizza giuste
3 Settembre 2020È impossibile che tu non abbia sentito parlare delle Classi di Nizza, se hai un’azienda e un marchio registrato o…
Leggi altro
⚖️ Registrare un logo, come tutelare il segno distintivo del brand
6 Agosto 2020La registrazione di un logo è fondamentale per la protezione del brand, poiché contribuisce significativamente alla costruzione dell’identità aziendale.
Leggi altro